미국 상표 불사용취소는 TTAB 취소심판, 삭제, 재심사 3가지 중 등록 경과 기간과 불사용 유형에 맞는 절차를 골라야 합니다. 근거 조문과 신청 기간, 조사 요건까지 정리했어요.
미국 상표 불사용취소는 내 출원을 막고 있는 선행 등록상표가 실제로 쓰이지 않을 때, 그 등록을 지우고 내 상표를 등록으로 이어가는 절차예요. 다만, 하나의 취소심판만 있는 것이 아니라 TTAB 취소심판, 삭제 절차, 재심사 절차 3가지가 있습니다.
어느 절차를 쓸 수 있는지는 상대 상표의 등록 경과 기간과 불사용 유형으로 정해져요. 등록 후 한 번도 쓰지 않은 상표인지, 쓰다가 멈춘 상표인지, 등록 후 몇 년이 지났는지 이 3가지를 먼저 확인해야 절차를 고를 수 있습니다.
각 절차의 근거와 신청 기간, 청구 후 되돌릴 수 없는 지점, 내 출원을 지키는 방법까지 조문 원문 링크와 함께 짚어볼게요.
미국 상표 불사용취소 절차는 연방상표법(Lanham Act)에 3가지로 나뉘어 있어요. 오래전부터 있던 TTAB 취소심판과, 2020년 상표현대화법(TMA)으로 신설돼 2021년 12월부터 시행된 삭제 절차, 재심사 절차입니다.
| 구분 | TTAB 취소심판 | 삭제 절차 (Expungement) | 재심사 절차 (Reexamination) |
|---|---|---|---|
| 근거 조문 | 15 U.S.C. §1064 | 15 U.S.C. §1066a | 15 U.S.C. §1066b |
| 다투는 내용 | 등록 후 사용을 멈춰 포기됨 | 미국 상거래에서 한 번도 사용된 적 없음 | 사용 주장 기준일에 실제 사용하지 않았음 |
| 신청 가능 기간 | 등록 경과 기간 제한 없음 | 등록일로부터 3년 경과 후 10년 이내 | 등록일로부터 5년 이내 |
| 절차 방식 | 양 당사자 대심 절차 | USPTO와 등록권자의 일방 절차 | USPTO와 등록권자의 일방 절차 |
| 대상 등록 | 모든 등록 | 사용 기반, 외국 등록 기반, 마드리드 기반 등록 | 사용 기반(제1조) 등록 |
연방상표법 제14조는 등록상표가 포기된 경우 언제든지 취소심판을 청구할 수 있다고 정하고 있어요. 포기의 정의는 제45조에 있는데, 연속 3년 불사용이면 포기로 추정된다고 규정합니다.
등록권자와 신청인이 양 당사자로 다투는 대심 절차라, 등록권자가 재사용 의사가 있었다고 반박하면 그 점을 다시 다투게 돼요. 상대 증거를 직접 반박할 수 있다는 점이 아래 두 절차와 다릅니다.
제16A조의 삭제 절차는 등록상표가 지정상품 전부 또는 일부에 대해 미국 상거래에서 한 번도 사용된 적이 없다는 점을 다투는 절차예요. USPTO 규칙 §2.91(b)(1)에 따르면 등록일로부터 3년이 지난 뒤부터 청구할 수 있고, 2023년 12월 27일 이후 청구분부터는 등록 10년 이내라는 상한이 적용됩니다.
같은 규칙 §2.91(a)(1)은 사용 기반 출원뿐 아니라 제44조(외국 등록)와 제66조(마드리드) 기반 등록도 대상으로 정하고 있어요. 미국 내 사용 없이 등록만 유지하는 해외 상표권자에게 주로 적용되는 이유입니다.
제16B조의 재심사 절차는 등록권자가 사용을 주장한 기준일에 실제로 사용하고 있지 않았다는 점을 다툽니다. 기준일은 사용 기반 출원이면 출원일, 사용 의사 출원이면 사용진술서 제출 기한이라고 같은 조문이 정하고 있어요.
§2.91(b)(2)에 따라 등록일로부터 5년 이내에만 청구할 수 있습니다. 등록된 지 3년이 안 된 상표도 청구할 수 있는 유일한 절차예요.
| 확인 사항 | 결과에 따른 선택 |
|---|---|
| 등록 후 몇 년이 지났나 | 5년 이내: 3가지 모두 가능 / 5~10년: 취소심판, 삭제 / 10년 초과: 취소심판만 |
| 한 번도 안 썼나, 쓰다 멈췄나 | 한 번도 안 씀: 삭제 / 쓰다 멈춤: 취소심판 / 출원 당시 사용 주장이 거짓: 재심사 |
| 지정상품 전부인가 일부인가 | 3가지 모두 일부 상품만 청구 가능. 내 사업과 겹치는 상품만 지우면 입증 부담이 줄어듦 |
삭제 절차와 재심사 절차는 청구 후 USPTO가 등록권자와 직접 진행하는 일방 절차예요. 신청인은 청원서를 낸 뒤 절차에서 빠지기 때문에, 청원서 하나에 입증을 끝내야 합니다.
USPTO 규칙 §2.91(c)(8)은 청원서에 합리적 조사의 내용을 진술하도록 정하고 있어요. 어떤 출처를 조사했는지, 언제 어떤 방법으로 검색했는지, 무엇을 찾았고 무엇을 찾지 못했는지를 출처별로 적어야 합니다.
같은 규칙 §2.91(d)는 조사 출처로 등록권자의 웹사이트, 온라인 판매처, 업계 자료, 조사업체 보고서 등을 예시하고 있어요. USPTO 심사지침 1-21호는 절차 개시 여부를 청원서에 담긴 조사 결과와 USPTO 등록 기록만으로 판단한다고 밝히고 있습니다.
| 할 수 없는 것 | 근거 |
|---|---|
| 개시 거부 결정에 불복 | §2.92(c)(1): 국장의 개시 여부 결정은 최종이며 재심 대상 아님 |
| 등록권자의 답변 열람과 반박 | §2.93: 사무통지와 응답은 USPTO와 등록권자 사이에서만 오감 |
| 청원서 제출 후 보완 | §2.91(c): 완성된 청원서는 신청인이 수정할 수 없음 |
절차가 개시되면 등록권자는 사무통지 발행일로부터 3개월 안에 사용증거를 제출해야 하고, 1개월 연장이 가능해요. 그 뒤 심사관이 취소 여부를 결정하고 신청인은 결과만 통지받습니다.
관납료는 USPTO의 TMA 청원 안내 자료 기준 클래스당 400달러예요. 청원서가 부족해 개시가 거부되면 이 비용과 조사 기간을 잃고 다시 준비해야 합니다.
선행 등록을 지우려는 목적은 대개 내 출원을 등록시키는 것이라, 취소 청구와 내 출원을 함께 진행하게 돼요. 이때 내 출원이 먼저 심사돼 거절되는 상황에 대비해야 합니다.
내 출원이 선행 등록과 혼동 우려가 있으면 심사관은 제2조(d)를 근거로 거절이유통지를 보내요. 응답 기한은 USPTO 응답 안내 페이지에 아래와 같이 나와 있습니다.
| 출원 유형 | 응답 기한 | 연장 |
|---|---|---|
| 일반 출원 | 통지 발행일로부터 3개월 | 1회, 3개월 (수수료 125달러) |
| 마드리드 제66조(a) 출원 | 통지 발행일로부터 6개월 | 불가 |
기한을 넘기면 출원은 포기 처리되고, 의도하지 않은 지연이었음을 소명하는 회생 청원을 내야 한다고 같은 페이지가 안내하고 있어요. 취소 절차가 진행 중이어도 이 기한은 따로 갑니다.
USPTO 상표심사지침에는 출원인이 인용 등록에 대한 취소심판을 이미 청구했거나 응답과 동시에 청구한다고 진술하면 심사관이 심사를 중지하도록 정하고 있어요. 응답서에 취소심판 번호를 적고 중지를 요청하면 출원은 거절 상태가 아니라 중지 상태로 유지됩니다.
같은 조항은 심사관이 등록 취소가 데이터베이스에 표시될 때까지 거절을 철회하지 않는다고도 정하고 있어요. 삭제나 재심사 절차가 계류 중일 때는 “충분한 사유”에 따른 심사관 재량 중지를 요청하게 됩니다.
미국 상표 불사용취소는 절차를 고르는 단계에서 결과의 절반이 정해져요. 상대 등록의 등록일과 불사용 유형을 확인해 3가지 절차 중 무엇이 가능한지 좁히는 것이 첫 순서입니다.
삭제나 재심사를 택했다면 청원서에 담을 조사 범위를 미리 설계해야 해요. 일방 절차라 청구 후에는 보완할 기회가 없기 때문입니다.
어느 쪽이든 내 출원의 응답 기한과 심사 중지 요청 시점을 함께 계산해야 합니다.
미국 선행 등록 때문에 출원이 막혔다면 청구 전 사전 검토에서 절차 선택과 조사 범위를 함께 정해두는 편이 관납료와 시간을 아끼는 방법이에요.
혹, 미국 상표 불사용취소심판 청구를 진행하실 때 어떻게 전략을 설계해야하는지 막막하시다면 편히 연락주십시오.
