미국상표 사용주의 제도, 브랜드를 잃고 싶지 않다면 봐야될 글
미국 시장 진출을 준비하면서 “미국 상표출원만 하면 되겠지”라고 생각하시는 분들이 많습니다. 하지만 등록 결정을 받고도, 또 등록 후 5년이 지나서도 까다로운 ‘사용 선언서’ 제출을 통과하지 못해 상표권을 잃는 경우가 빈번하게 발생하곤 합니다.
미국은 ‘사용주의’제도를 채택하고 있어, 실제로 사용하지 않으면 상표권 확보에 어려움이 있습니다. 특히 2003년 MEDINOL LTD. v. NEUROVASX. INC. 판례 이후로 사용하지 않는 상품에 대한 사용 선언이 엄격히 금지되면서, 심사가 훨씬 까다로워졌죠.
이와 관련해 이 글에선 ‘미국 상표의 사용주의 제도란 무엇인지’, ‘브랜드가 준비해야 하는 것은 무엇인지’ 등을 말씀드려보고자 합니다.
사용 선언서 제출이라는 하나의 절차 때문에 내 브랜드를 잃고 싶지 않다면 오늘 글을 꼭 집중해서 읽어주십시오.
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글보다 영상이 편하신 분이라면 아래 영상을 확인해주십시오.
1. 미국상표 사용주의
미국 상표법은 ‘사용주의’ 제도를 채택하고 있습니다. 쉽게 말하면, ‘먼저 상표를 사용한 사람에게 권리가 생긴다’라는 의미로, 미국에서는 사용하지 않으면 상표권을 확보할 수 없는 것을 말합니다.
이에 미국 상표권을 확보하기 위해선 출원, 등록 시 4가지 항목을 요구하고 있습니다.
① 출원 시 사용의사(intent-to-use) 또는 실제 사용 (actual use)을 표시
② 사용 예정으로 출원 시 등록 결정 후 사용 증거 및 사용 선언서 제출 필수
③ 한국 상표출원 혹은 등록을 기초로 사용근거 제출 가능
④ 등록 후 5-6년 차 사용 증거 및 갱신 시 사용 증거 제출 필요 |
① 출원 시 사용 의사(intent-to-use) 또는 실제 사용 (actual use)을 표시
미국 상표출원은 마드리드 국제 상표등록 또는 개별국 출원 방법으로 진행하게 됩니다. 어느 출원 방법으로 진행하든 ‘사용예정’ 또는 ‘사용 중’임을 출원서에 표기해야 합니다.
마드리드 국제 상표등록의 경우 MM18 서식으로 사용 예정을 표시하는 선언서를 별도로 제출해야 하며, 개별국 출원의 경우도 마찬가지입니다.
사용 중이라면 사용하고 있다는 증거를 제출해야만 합니다.
여기서 말하는 ‘사용’은 미국 내에서 상업적으로 사용된 것을 말합니다. 예를 들어, 제품 사진, 영문 카탈로그, 홈페이지, 미국에 제품을 수출한 송장, 아마존 입점 화면 등을 사용 증거로 제출하면 인정됩니다.
② 사용 예정으로 출원 시 등록 결정 후 사용 증거 및 사용 선언서 제출 필수
사용 예정으로 출원했을 경우, 등록 결정된 시점부터 6개월 이내 사용 증거를 제출해야 등록 완료 됩니다. (*이 기간은 최대 5번까지 연장할 수 있습니다.)
사용 증거는 위에서 말씀드린 사용 중의 증거자료와 같습니다. 제품 사진, 영문 카탈로그, 홈페이지, 미국에 제품을 수출한 송장, 아마존 입점 화면 등을 사용 증거로 제출하면 됩니다.
사용 예정으로 출원할 예정인 분 중에는 ‘여러 개 상품을 지정할 건데, 전부 사용 증거 제출해야 하나?’라는 의문을 품고 계실 수 있는데요. 각 분류당 1개의 상품에만 사용 증명을 해도 충분합니다.
그러나, 상표 사용 선언서의 불성실함을 이유로 분쟁 과정 중 자체 취소되는 일이 몇 번 반복되는 일이 발생했습니다. 이 사건으로 최근 미국 특허청은 사용 선언서의 사용 증거를 매우 꼼꼼히 심사하고 있습니다.
③ 한국 상표출원 혹은 등록을 기초로 사용 근거 제출 가능
미국 이외의 나라에서 자국에 출원 중인 상표를 근거로 출원하는 방식입니다. 미국 내 사용 입증이 어려울 때 많이 활용합니다.
만일 한국에 상표등록이 되어 있으면 한국 상표등록을 근거로 출원하고 등록증 사본을 미국 특허상표청에 제출하면 됩니다.
미국에서 현재 사용하고 있지 않고 수년 이내에 미국에서 사용할 계획이 없더라도, 미리 자신의 상표를 등록해 두어 침해를 예방하고 발생한 침해에 대해서는 손해배상을 청구하여 재산적 가치를 지키기 위해서 이용할 수 있는 출원 방식입니다.
(*국제 상표는 국제 출원할 때 MM18을 제출하여 사용 선언 절차를 대신하고 있습니다.)
④ 등록 후 5-6년 차 사용 증거 및 갱신 시 사용 증거 제출 필요
미국 상표출원 후 사용 증거를 제출한다고 끝이 아닙니다. 지속적으로 권리를 행사하기 위해선 등록 후 6년이 되기 전 (등록 후 5~6년 사이) 사용 증거를 다시 제출해야 합니다.
갱신 시에는 9~10년 차에 사용 선언을 해야만 내 브랜드의 상표권을 유지할 수 있게 됩니다.
등록 후 5~6년 차, 갱신 시 9~10년 차에는 등록결정시 사용 증거 제출하는 것보다 더 까다롭게 사용 선언서를 심사합니다. 따라서 실제로 사용하는 상품만 남기고, 사용하지 않는 상품들은 모두 삭제 후 사용 증거를 제출해야 합니다.
이처럼 이와 같이 사후관리가 되지 않는다면(등록 완료 후, 갱신 시 사용 증거 제출) 등록은 취소됩니다.
물론 등록 유지에 실패할 경우 재출원은 할 수 있습니다. 하지만 출원 후 등록 결정되었을 때 다시 사용 증거를 제출해야 합니다. 또 심사 과정 중 등록을 유지하기 위한 목적이지 실제 사용하려는 목적이 아닌 것으로 간주할 수 있어 실제 권리 행사에 불리합니다.
따라서 미국 상표권을 확보했다고 하더라도 심사관 직권 취소되거나 갱신 미등록 문제가 발생하지 않도록 상표권 사후관리 핸들링하는 것이 중요합니다.
사용 자료가 없어서 사용 선언서 제출 불가한 상황에서 대처법 등 미국 상표와 관련해 더 궁금하신 사항이 있다면, 아래 미국 상표 자주 묻는 질문을 읽어보시기 바랍니다.
👉🏼 미국 상표 자주 묻는 질문
2. 미국 상표출원 사용 선언서 거절이유통지 된 2가지 케이스
위에서 읽으신 것처럼 미국 상표출원 시에는 사용 입증이 중요하게 작용한다는 것을 알게 되셨을 텐데요. 만약 사용 선언서 때문에 심사관으로부터 거절이유통지를 받게 된다면 어떻게 대응해야 할까요?
미국 상표출원 사용 선언서 거절이유통지 대응 사례 두 가지를 소개합니다.
① [등록 결정 후 사용 선언서] D브랜드 사례
사용 예정으로 미국 상표출원 후 등록 결정 때 사용 선언서 제출하면서 거절 이유 통지받은 D브랜드의 이야기입니다.
D브랜드는 미국 대학 입학용 에세이를 AI 프로그램을 이용해서 자동 검수해 주는 시스템을 제작하는 회사였는데요. 해당 시스템 제품화까지 완료된 상태였고, 출시까지 2개월도 남지 않은 상황이었습니다. 상표A와 상표B의 9류 소프트웨어와 41류 교육업에 대한 미국 상표 등록 확보가 필요했습니다.
하지만 창업한 지 얼마 안 된 스타트업이라 자본 문제까지 있는 상황이었죠. 출원 당시 우선순위는 아래와 같았죠.
1순위: 상표A 41류
2순위: 상표B 41류
3순위: 상표A,B 9류
4순위: 인도, 중국 상표출원
D브랜드의 상황을 정확하게 판단한 후 스타트업 지식재산 수출바우처 지원사업을 연계해 드리고, 사용 예정으로 미국 상표출원을 진행했습니다.
다행이도 별 문제 없이 등록결정 까지 진행되었고, 실사용 자료를 기반으로 사용 선언서를 제출했죠.
하지만 심사관은 제출한 사용 선언서에 대해 “실사용 자료 링크 하단에 상표가 표기되어 있다고 하더라도 사용을 인정할 수 없다”라며 거절 이유를 통지했죠. 또한, 시스템제공이지 교육업을 하는 것은 아닌 것 같다며 41류의 등록을 거절하였죠.
그래서 저희 마크와이드는 4가지 전략을 제안했습니다.
(1) 웹사이트 상단에 사용 상표 표기, 수정해 다시 사용자료 제출
(2)한국에서 이미 등록된 41류 상표를 근거로 하는 외국 등록 기반 출원으로 변경 요청
그 결과, 41류 교육업 모두 등록에 성공할 수 있었습니다.
② [등록 5~6년 차 사용 선언서] 화장품 제조 G브랜드 사례
2022년은 G브랜드 상표가 등록 확보 후 5년 차가 되던 해였기에, 사용 선언서 (불가쟁선언서 포함) 작성하여 제출했습니다.
그러나, 사용 선언 심사 단계에서 거절되었죠. 그 이유는 다음과 같습니다.
(1) 3류 모든 제품/서비스에서 실제 사용되고 있는지 검증 필요하다.
(2) 3류 화장품 등에 포함된 일부 제품이 실제로 상표와 함께 사용되고 있지 않다.
이에 저희는 실제 사용하셨던 최상위상품 ‘화장품’ 1개만 남기고 전부 삭제해, 거절 이유를 극복하는 전략으로 대응했습니다. 이 상품만 지키면 사실 아무 문제가 없을테니까요.
– Proposed: Class 003
– Tracked Text Identification: Make-up cosmetics; Cosmetics, namely, beauty face mask pack; body and beauty care cosmetics; cosmetics for massage; cosmetics; skin lotions; cosmetics made of natural substances; perfumes and toilet waters; hair care preparations; make-up removing preparations; beauty masks; cotton wool balls for cosmetic use; foam soaps; massage soaps; shampoos; facial scrub; cosmetic soaps; hair rinses; non-medicated toiletries; toothpaste and mouthwashes
– Modified Identification: cosmetics |
그 결과, 제출했던 사용선언서가 수리되어 G브랜드 상표는 지속적으로 권리행사를 할 수 있게 되었습니다.
여기까지 저희 마크와이드가 준비한 <미국상표 사용주의> 입니다.
이번 글로 미국 시장 진출 전 갖고 있는 궁금증 또는 고민에 작게나마 도움되었으면 합니다.
혹, 여전히 미국상표에 대해서 궁금증, 고민을 갖고 계시다면 언제든 연락주십시오.
마크와이드 대표 박소현 변리사의 철학
마크와이드 자세히 알아보기
미국상표 사용주의 제도, 브랜드를 잃고 싶지 않다면 봐야될 글
미국 시장 진출을 준비하면서 “미국 상표출원만 하면 되겠지”라고 생각하시는 분들이 많습니다. 하지만 등록 결정을 받고도, 또 등록 후 5년이 지나서도 까다로운 ‘사용 선언서’ 제출을 통과하지 못해 상표권을 잃는 경우가 빈번하게 발생하곤 합니다.
미국은 ‘사용주의’제도를 채택하고 있어, 실제로 사용하지 않으면 상표권 확보에 어려움이 있습니다. 특히 2003년 MEDINOL LTD. v. NEUROVASX. INC. 판례 이후로 사용하지 않는 상품에 대한 사용 선언이 엄격히 금지되면서, 심사가 훨씬 까다로워졌죠.
이와 관련해 이 글에선 ‘미국 상표의 사용주의 제도란 무엇인지’, ‘브랜드가 준비해야 하는 것은 무엇인지’ 등을 말씀드려보고자 합니다.
사용 선언서 제출이라는 하나의 절차 때문에 내 브랜드를 잃고 싶지 않다면 오늘 글을 꼭 집중해서 읽어주십시오.
1. 미국 상표 사용주의
2. 미국 상표출원 사용 선언서 거절이유통지 된 2가지 케이스
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글보다 영상이 편하신 분이라면 아래 영상을 확인해주십시오.
1. 미국상표 사용주의
미국 상표법은 ‘사용주의’ 제도를 채택하고 있습니다. 쉽게 말하면, ‘먼저 상표를 사용한 사람에게 권리가 생긴다’라는 의미로, 미국에서는 사용하지 않으면 상표권을 확보할 수 없는 것을 말합니다.
이에 미국 상표권을 확보하기 위해선 출원, 등록 시 4가지 항목을 요구하고 있습니다.
② 사용 예정으로 출원 시 등록 결정 후 사용 증거 및 사용 선언서 제출 필수
③ 한국 상표출원 혹은 등록을 기초로 사용근거 제출 가능
④ 등록 후 5-6년 차 사용 증거 및 갱신 시 사용 증거 제출 필요
① 출원 시 사용 의사(intent-to-use) 또는 실제 사용 (actual use)을 표시
미국 상표출원은 마드리드 국제 상표등록 또는 개별국 출원 방법으로 진행하게 됩니다. 어느 출원 방법으로 진행하든 ‘사용예정’ 또는 ‘사용 중’임을 출원서에 표기해야 합니다.
마드리드 국제 상표등록의 경우 MM18 서식으로 사용 예정을 표시하는 선언서를 별도로 제출해야 하며, 개별국 출원의 경우도 마찬가지입니다.
사용 중이라면 사용하고 있다는 증거를 제출해야만 합니다.
여기서 말하는 ‘사용’은 미국 내에서 상업적으로 사용된 것을 말합니다. 예를 들어, 제품 사진, 영문 카탈로그, 홈페이지, 미국에 제품을 수출한 송장, 아마존 입점 화면 등을 사용 증거로 제출하면 인정됩니다.
② 사용 예정으로 출원 시 등록 결정 후 사용 증거 및 사용 선언서 제출 필수
사용 예정으로 출원했을 경우, 등록 결정된 시점부터 6개월 이내 사용 증거를 제출해야 등록 완료 됩니다. (*이 기간은 최대 5번까지 연장할 수 있습니다.)
사용 증거는 위에서 말씀드린 사용 중의 증거자료와 같습니다. 제품 사진, 영문 카탈로그, 홈페이지, 미국에 제품을 수출한 송장, 아마존 입점 화면 등을 사용 증거로 제출하면 됩니다.
사용 예정으로 출원할 예정인 분 중에는 ‘여러 개 상품을 지정할 건데, 전부 사용 증거 제출해야 하나?’라는 의문을 품고 계실 수 있는데요. 각 분류당 1개의 상품에만 사용 증명을 해도 충분합니다.
그러나, 상표 사용 선언서의 불성실함을 이유로 분쟁 과정 중 자체 취소되는 일이 몇 번 반복되는 일이 발생했습니다. 이 사건으로 최근 미국 특허청은 사용 선언서의 사용 증거를 매우 꼼꼼히 심사하고 있습니다.
③ 한국 상표출원 혹은 등록을 기초로 사용 근거 제출 가능
미국 이외의 나라에서 자국에 출원 중인 상표를 근거로 출원하는 방식입니다. 미국 내 사용 입증이 어려울 때 많이 활용합니다.
만일 한국에 상표등록이 되어 있으면 한국 상표등록을 근거로 출원하고 등록증 사본을 미국 특허상표청에 제출하면 됩니다.
미국에서 현재 사용하고 있지 않고 수년 이내에 미국에서 사용할 계획이 없더라도, 미리 자신의 상표를 등록해 두어 침해를 예방하고 발생한 침해에 대해서는 손해배상을 청구하여 재산적 가치를 지키기 위해서 이용할 수 있는 출원 방식입니다.
(*국제 상표는 국제 출원할 때 MM18을 제출하여 사용 선언 절차를 대신하고 있습니다.)
④ 등록 후 5-6년 차 사용 증거 및 갱신 시 사용 증거 제출 필요
미국 상표출원 후 사용 증거를 제출한다고 끝이 아닙니다. 지속적으로 권리를 행사하기 위해선 등록 후 6년이 되기 전 (등록 후 5~6년 사이) 사용 증거를 다시 제출해야 합니다.
갱신 시에는 9~10년 차에 사용 선언을 해야만 내 브랜드의 상표권을 유지할 수 있게 됩니다.
등록 후 5~6년 차, 갱신 시 9~10년 차에는 등록결정시 사용 증거 제출하는 것보다 더 까다롭게 사용 선언서를 심사합니다. 따라서 실제로 사용하는 상품만 남기고, 사용하지 않는 상품들은 모두 삭제 후 사용 증거를 제출해야 합니다.
이처럼 이와 같이 사후관리가 되지 않는다면(등록 완료 후, 갱신 시 사용 증거 제출) 등록은 취소됩니다.
물론 등록 유지에 실패할 경우 재출원은 할 수 있습니다. 하지만 출원 후 등록 결정되었을 때 다시 사용 증거를 제출해야 합니다. 또 심사 과정 중 등록을 유지하기 위한 목적이지 실제 사용하려는 목적이 아닌 것으로 간주할 수 있어 실제 권리 행사에 불리합니다.
따라서 미국 상표권을 확보했다고 하더라도 심사관 직권 취소되거나 갱신 미등록 문제가 발생하지 않도록 상표권 사후관리 핸들링하는 것이 중요합니다.
사용 자료가 없어서 사용 선언서 제출 불가한 상황에서 대처법 등 미국 상표와 관련해 더 궁금하신 사항이 있다면, 아래 미국 상표 자주 묻는 질문을 읽어보시기 바랍니다.
👉🏼 미국 상표 자주 묻는 질문
2. 미국 상표출원 사용 선언서 거절이유통지 된 2가지 케이스
위에서 읽으신 것처럼 미국 상표출원 시에는 사용 입증이 중요하게 작용한다는 것을 알게 되셨을 텐데요. 만약 사용 선언서 때문에 심사관으로부터 거절이유통지를 받게 된다면 어떻게 대응해야 할까요?
미국 상표출원 사용 선언서 거절이유통지 대응 사례 두 가지를 소개합니다.
① [등록 결정 후 사용 선언서] D브랜드 사례
사용 예정으로 미국 상표출원 후 등록 결정 때 사용 선언서 제출하면서 거절 이유 통지받은 D브랜드의 이야기입니다.
D브랜드는 미국 대학 입학용 에세이를 AI 프로그램을 이용해서 자동 검수해 주는 시스템을 제작하는 회사였는데요. 해당 시스템 제품화까지 완료된 상태였고, 출시까지 2개월도 남지 않은 상황이었습니다. 상표A와 상표B의 9류 소프트웨어와 41류 교육업에 대한 미국 상표 등록 확보가 필요했습니다.
하지만 창업한 지 얼마 안 된 스타트업이라 자본 문제까지 있는 상황이었죠. 출원 당시 우선순위는 아래와 같았죠.
1순위: 상표A 41류
2순위: 상표B 41류
3순위: 상표A,B 9류
4순위: 인도, 중국 상표출원
D브랜드의 상황을 정확하게 판단한 후 스타트업 지식재산 수출바우처 지원사업을 연계해 드리고, 사용 예정으로 미국 상표출원을 진행했습니다.
다행이도 별 문제 없이 등록결정 까지 진행되었고, 실사용 자료를 기반으로 사용 선언서를 제출했죠.
하지만 심사관은 제출한 사용 선언서에 대해 “실사용 자료 링크 하단에 상표가 표기되어 있다고 하더라도 사용을 인정할 수 없다”라며 거절 이유를 통지했죠. 또한, 시스템제공이지 교육업을 하는 것은 아닌 것 같다며 41류의 등록을 거절하였죠.
그래서 저희 마크와이드는 4가지 전략을 제안했습니다.
(1) 웹사이트 상단에 사용 상표 표기, 수정해 다시 사용자료 제출
(2)한국에서 이미 등록된 41류 상표를 근거로 하는 외국 등록 기반 출원으로 변경 요청
그 결과, 41류 교육업 모두 등록에 성공할 수 있었습니다.
② [등록 5~6년 차 사용 선언서] 화장품 제조 G브랜드 사례
2022년은 G브랜드 상표가 등록 확보 후 5년 차가 되던 해였기에, 사용 선언서 (불가쟁선언서 포함) 작성하여 제출했습니다.
그러나, 사용 선언 심사 단계에서 거절되었죠. 그 이유는 다음과 같습니다.
(1) 3류 모든 제품/서비스에서 실제 사용되고 있는지 검증 필요하다.
(2) 3류 화장품 등에 포함된 일부 제품이 실제로 상표와 함께 사용되고 있지 않다.
이에 저희는 실제 사용하셨던 최상위상품 ‘화장품’ 1개만 남기고 전부 삭제해, 거절 이유를 극복하는 전략으로 대응했습니다. 이 상품만 지키면 사실 아무 문제가 없을테니까요.
– Tracked Text Identification: Make-up cosmetics; Cosmetics, namely, beauty face mask pack; body and beauty care cosmetics; cosmetics for massage; cosmetics; skin lotions; cosmetics made of natural substances; perfumes and toilet waters; hair care preparations; make-up removing preparations; beauty masks; cotton wool balls for cosmetic use; foam soaps; massage soaps; shampoos; facial scrub; cosmetic soaps; hair rinses; non-medicated toiletries; toothpaste and mouthwashes
– Modified Identification: cosmetics
그 결과, 제출했던 사용선언서가 수리되어 G브랜드 상표는 지속적으로 권리행사를 할 수 있게 되었습니다.
여기까지 저희 마크와이드가 준비한 <미국상표 사용주의> 입니다.
이번 글로 미국 시장 진출 전 갖고 있는 궁금증 또는 고민에 작게나마 도움되었으면 합니다.
혹, 여전히 미국상표에 대해서 궁금증, 고민을 갖고 계시다면 언제든 연락주십시오.
마크와이드 대표 박소현 변리사의 철학
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