“미국 상표, 또 거절 통지네요.”
“이번에도 안 되면 미국 진출 계획을 접어야 하나요?”
“더는 손 쓸 방법이 없는 건지 솔직히 자신이 없습니다.”
아마 지금 이 글을 찾으신 이유도 비슷할 겁니다. 몇 년 동안 준비한 브랜드를 미국 시장에서 제대로 키워보고 싶어서 출원까지 마쳤지만, 돌아오는 건 반복되는 거절 통지서뿐이라면, 그동안의 투자와 계획이 모두 막힌 것처럼 느껴질 수밖에 없습니다. 특히 미국은 글로벌 전략의 핵심 시장이다 보니, “여긴 꼭 잡아야 한다”는 압박감까지 더해지죠.
그렇다고 해서, 거절 통지 한 번·두 번 받았다는 이유만으로 “이 상표는 미국에서 절대 안 된다”고 단정 지을 수는 없습니다. 어떤 거절 사유인지, 어떤 방식으로 대응해 왔는지, 처음 설계한 출원 구조에 전략적인 한계는 없었는지에 따라, 같은 상표라도 결과는 충분히 달라질 수 있기 때문입니다.
오늘 소개해 드릴 내용은, 미국상표출원을 여러 차례 시도했다가 계속 거절되던 장대표님이, 출원 방식과 대응 전략을 전면 수정한 끝에 결국 등록 결정을 받아낸 실제 여정입니다.
이 사례를 통해
“어디서부터 잘못 엮였는지”,
“어떤 점을 바꿨더니 비로소 길이 열린 것인지”
를 하나씩 짚어보면서, 지금 비슷한 상황에 계신 여러분께도 다시 해볼 수 있는 현실적인 방향을 보여드리고자 합니다.
1. 리워드 광고 회사 상표가 반복해서 막힌 이유
“리워드 광고 서비스면 미국에서도 통하겠지.”
장대표님도 그렇게 믿고, 자사의 리워드 광고 서비스에 대해 “브랜드A”라는 이름으로 여러 차례 미국 출원을 진행하셨습니다. 지정 서비스도 넓게 잡았죠.
간판 광고, 광고 대행, 홍보 문구 작성, 온라인·TV 광고, 전시회·이벤트 프로모션, 샘플 배포, 인터넷 배너 등, 우리가 흔히 떠올리는 거의 모든 광고, 마케팅 서비스를 한꺼번에 넣은 것입니다.
문제는 바로 이 ‘넓게 잡은’ 서비스 범위였습니다.
|
↓ 장대표님께서 잡은 서비스범위
Advertising on signboards; modeling for advertising or sales promotion; rental of advertisement space and advertising material; advertising agency services; writing of publicity texts; creating and updating advertising material; dissemination of advertising; preparation of advertising material; placing advertisements for others; advertising services; public relations; marketing services; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; distribution of samples for advertising purposes; demonstration of products; dissemination of advertising for others via the internet; online advertising on a computer network; television advertising; sales promotion services; publicity
|
미국 심사관은 브랜드A와 발음이 거의 같은 “브랜드0A” 계열 상표들이 이미 광고 마케팅 서비스 분야에서 다수 등록되어 있다는 점을 지적했습니다. 철자 하나 차이(숫자 0 유무) 정도는 단순 오기나 변형으로 인식될 수 있고, 소비자 입장에서는 같은 브랜드로 혼동할 가능성이 크다고 본 것이죠.
게다가 미국에서는 동일한 류가 아니어도, 실제 거래 현실에서 서비스 성격이 가까우면 ‘관련성 있음’으로 보고 거절 사유로 삼을 수 있습니다. 장대표님이 지정한 광범위한 광고 서비스들은, 선행 “브랜드0A” 상표들의 광고 마케팅 서비스와 거의 겹치는 영역으로 해석될 여지가 많았습니다.
여기서 많은 분들이 이렇게 여쭤보십니다.
“그럼 브랜드A 뒤에 단어 하나를 더 붙이거나, 로고를 바꿔서 다시 출원해볼까요?” 그러나 미국에서 상표 유사 여부를 판단할 때 중요한 기준 중 하나가 “분리 인식 가능성”입니다. 즉, 소비자가 실제로 이 상표를 부를 때 어느 부분만 떼어 약칭할 가능성이 있는지 보는 것이죠.
브랜드A가 그 상표의 가장 강하게 눈에 들어오는 핵심 요소라면, 뒤에 어떤 단어를 붙이든, 디자인을 어떻게 바꾸든, 실무적으로는 여전히 “브랜드A” 부분만 보고 판단하는 경향이 강합니다.
이 경우, 기존 “브랜드0A”들과의 충돌 문제는 계속 따라다닐 수밖에 없었고, 단순한 외형 변형만으로는 거절 악순환에서 벗어나기 어려운 구조였습니다.
이와 같은 상황에서 어떻게 장대표님은 상표권을 확보할 수 있었을까요?
2. ‘광고업’이 아니라, 서비스 본질을 다시 정의한 전략
그래서 저희가 장대표님께 제안드린 것은 “상표를 조금 손보는 것”이 아니라, 애초에 이 비즈니스를 미국 기준에서 어떻게 정의할지, 서비스 범위 자체를 다시 설계해 보자는 방향이었습니다.
겉으로 보기엔 광고 회사처럼 보이지만, 실제 장대표님의 서비스는 단순히 광고를 만들어 주거나 노출시키는 업무에 그치지 않았습니다.
– 사용자가 특정 행동을 하면 포인트를 적립해 주고,
– 그 포인트를 사용해 제휴사 상품·서비스를 할인받게 하는,
즉 소비자 로열티·리워드 프로그램에 더 가까운 구조였던 것입니다.
이 지점에 착안해, 먼저 심사관이 지적한 선행 “브랜드0A” 상표들의 지정 서비스를 하나하나 분해해 살펴보았습니다.
모두 광고 마케팅, 프로모션 전반을 커버하고 있긴 했지만,
장대표님의 핵심 사업인
– 리워드 포인트 발급, 관리,
– 로열티 카드 기반의 멤버십, 인센티브 프로그램,
에 해당하는 구체적인 서비스까지 포함하고 있지는 않았습니다.
미국 특허청은 같은 류에 속한다는 이유만으로 무조건 혼동 위험을 본다기보다, “실제 시장에서 거래자, 소비자가 두 서비스를 같은 출처로 오인할 현실적인 위험이 있는지”를 중요하게 봅니다. 이 논리를 활용해, 장대표님의 지정 서비스를 다음과 같이 보다 좁고, 구체적으로 재정비했습니다.
1) 특수한 소프트웨어를 이용해 타인의 웹사이트에 광고를 게재해 주는 서비스
2) 로열티 리워드 카드 제도를 통해 제3자의 상품·서비스를 홍보하는 서비스
3) 자사·제휴사 상품·서비스 구매 시 포인트를 발급·정산해 주는 인센티브 보상 프로그램 제공 서비스
즉 모든 광고, 마케팅이 아니라, “포인트, 로열티, 리워드 구조에 초점을 둔 특정 유형의 광고 프로모션 서비스”로 범위를 재설계한 것이죠.
장대표님 입장에서는 이미 여러 차례 거절을 경험한 상황이라, 이번 출원에서 반드시 어떤 형태로든 등록을 확보해야 하는 절박함도 있었습니다.
그래서 플랜 A(브랜드A 단독)와 별도로, 상표의 식별력을 더 끌어올리고 선행상표와의 혼동 가능성을 한 단계 더 줄이기 위해 회사명을 결합한 “N 브랜드A”도 함께 출원했습니다.
– 플랜 A: 재설계된 지정 서비스에 맞춰 보정한 “브랜드A”
– 플랜 B: 회사명+브랜드명을 결합해, 전체 인상이 더 뚜렷이 구분되도록 한 “N 브랜드A”
결과는 어떻게 되었을까요.
서비스 범위를 재정비한 덕분에, “브랜드A”는 더 이상 선행 “브랜드0A”들과 정면으로 충돌하지 않는다는 방향으로 심사가 진행되었고, 보정만 완료하면 등록까지 갈 수 있는 상태가 되었습니다.
동시에, 보다 강한 식별력을 가진 “N 브랜드A” 결합 상표는 별다른 지적 없이 곧바로 공고 등록 결정 단계까지 나아갈 수 있었습니다.
다시 말해, 하나는 “핵심 브랜드 그대로”를 끝까지 가져갈 수 있는 길을 열어 두고, 다른 하나는 “조금 더 안전한 결합형 상표”로 미국 시장에서 우선적인 방패 역할을 하도록 만든 셈입니다.
미국 특허청 메일함을 열 때마다, 또 한 번의 거절 통지가 눈에 들어오면 심장이 철렁 내려앉으셨을 겁니다. “이번에도 안 됐다면, 이제는 정말 이 브랜드로는 미국 진출이 불가능한 건 아닐까?”라는 생각이 한 번쯤은 스치셨겠죠.
투자자, 파트너에게 이미 여러 번 일정을 미뤘다면, 더 이상 변명할 말이 없다는 부담감도 커지셨을 거고요.
바로 이 지점에서 기억하셨으면 하는 핵심은 하나입니다.
“같은 상표라도, 상표 모양만 바꾸는 것보다 ‘지정 서비스와 구조를 재설계하는 것’이 반복 거절을 끊는 훨씬 현실적인 방법”이라는 점입니다.
장대표님 사례처럼, 막연한 ‘광고업’이 아니라 실제 비즈니스의 본질(리워드, 로열티 서비스)에 맞게 서비스 범위를 좁히고, 필요하다면 회사명과의 결합 형태까지 병행하면, 선행상표와의 충돌 가능성을 눈에 띄게 낮출 수 있습니다.
만약 다음 상황 중 하나의 상황에 해당되신다면 전략을 다시 짜시는 것을 권유 드립니다.
1) 비슷한 이름의 선행상표 때문에 미국에서 2회 이상 거절을 경험하신 대표님
2) “이름을 조금 바꾸면 되겠지” 정도로만 대응해 왔는데, 계속 같은 유형의 거절 사유가 반복되는 브랜드
3) 실제 비즈니스는 특화되어 있는데, 지정 상품·서비스는 관성대로 넓게 써 온 경우
이런 상황에서는 상표가 문제라고 단정 짓기 보다,
– 어떤 요소가 소비자 인식 기준에서 핵심인지,
– 선행상표와 겹치는 부분이 ‘이름’인지, ‘서비스 영역’인지,
– 단독 상표와 결합 상표를 어떻게 병행해 리스크를 쪼갤지,
를 차분히 점검해 보는 것이 훨씬 이득입니다.
물론 “여기까지 와서 또 시간 들여 구조를 바꾸는 게 맞나?” 하는 망설임이 드실 수 있습니다. 하지만 이미 여러 번 거절을 겪었다면, 같은 방식의 재출원으로는 결과가 달라지기 어렵습니다. 오히려 지금 한 번 구조를 재정비해 두면, 미국뿐 아니라 다른 국가의 상표 전략을 짤 때도 기준점이 명확해 질 수 있습니다.
오늘 이 글이 작게나마 도움되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
“미국 상표, 또 거절 통지네요.”
“이번에도 안 되면 미국 진출 계획을 접어야 하나요?”
“더는 손 쓸 방법이 없는 건지 솔직히 자신이 없습니다.”
아마 지금 이 글을 찾으신 이유도 비슷할 겁니다. 몇 년 동안 준비한 브랜드를 미국 시장에서 제대로 키워보고 싶어서 출원까지 마쳤지만, 돌아오는 건 반복되는 거절 통지서뿐이라면, 그동안의 투자와 계획이 모두 막힌 것처럼 느껴질 수밖에 없습니다. 특히 미국은 글로벌 전략의 핵심 시장이다 보니, “여긴 꼭 잡아야 한다”는 압박감까지 더해지죠.
그렇다고 해서, 거절 통지 한 번·두 번 받았다는 이유만으로 “이 상표는 미국에서 절대 안 된다”고 단정 지을 수는 없습니다. 어떤 거절 사유인지, 어떤 방식으로 대응해 왔는지, 처음 설계한 출원 구조에 전략적인 한계는 없었는지에 따라, 같은 상표라도 결과는 충분히 달라질 수 있기 때문입니다.
오늘 소개해 드릴 내용은, 미국상표출원을 여러 차례 시도했다가 계속 거절되던 장대표님이, 출원 방식과 대응 전략을 전면 수정한 끝에 결국 등록 결정을 받아낸 실제 여정입니다.
이 사례를 통해
“어디서부터 잘못 엮였는지”,
“어떤 점을 바꿨더니 비로소 길이 열린 것인지”
를 하나씩 짚어보면서, 지금 비슷한 상황에 계신 여러분께도 다시 해볼 수 있는 현실적인 방향을 보여드리고자 합니다.
1. 리워드 광고 회사 상표가 반복해서 막힌 이유
2. ‘광고업’이 아니라, 서비스 본질을 다시 정의한 전략
1. 리워드 광고 회사 상표가 반복해서 막힌 이유
“리워드 광고 서비스면 미국에서도 통하겠지.”
장대표님도 그렇게 믿고, 자사의 리워드 광고 서비스에 대해 “브랜드A”라는 이름으로 여러 차례 미국 출원을 진행하셨습니다. 지정 서비스도 넓게 잡았죠.
간판 광고, 광고 대행, 홍보 문구 작성, 온라인·TV 광고, 전시회·이벤트 프로모션, 샘플 배포, 인터넷 배너 등, 우리가 흔히 떠올리는 거의 모든 광고, 마케팅 서비스를 한꺼번에 넣은 것입니다.
문제는 바로 이 ‘넓게 잡은’ 서비스 범위였습니다.
↓ 장대표님께서 잡은 서비스범위
Advertising on signboards; modeling for advertising or sales promotion; rental of advertisement space and advertising material; advertising agency services; writing of publicity texts; creating and updating advertising material; dissemination of advertising; preparation of advertising material; placing advertisements for others; advertising services; public relations; marketing services; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; distribution of samples for advertising purposes; demonstration of products; dissemination of advertising for others via the internet; online advertising on a computer network; television advertising; sales promotion services; publicity
미국 심사관은 브랜드A와 발음이 거의 같은 “브랜드0A” 계열 상표들이 이미 광고 마케팅 서비스 분야에서 다수 등록되어 있다는 점을 지적했습니다. 철자 하나 차이(숫자 0 유무) 정도는 단순 오기나 변형으로 인식될 수 있고, 소비자 입장에서는 같은 브랜드로 혼동할 가능성이 크다고 본 것이죠.
게다가 미국에서는 동일한 류가 아니어도, 실제 거래 현실에서 서비스 성격이 가까우면 ‘관련성 있음’으로 보고 거절 사유로 삼을 수 있습니다. 장대표님이 지정한 광범위한 광고 서비스들은, 선행 “브랜드0A” 상표들의 광고 마케팅 서비스와 거의 겹치는 영역으로 해석될 여지가 많았습니다.
여기서 많은 분들이 이렇게 여쭤보십니다.
“그럼 브랜드A 뒤에 단어 하나를 더 붙이거나, 로고를 바꿔서 다시 출원해볼까요?” 그러나 미국에서 상표 유사 여부를 판단할 때 중요한 기준 중 하나가 “분리 인식 가능성”입니다. 즉, 소비자가 실제로 이 상표를 부를 때 어느 부분만 떼어 약칭할 가능성이 있는지 보는 것이죠.
브랜드A가 그 상표의 가장 강하게 눈에 들어오는 핵심 요소라면, 뒤에 어떤 단어를 붙이든, 디자인을 어떻게 바꾸든, 실무적으로는 여전히 “브랜드A” 부분만 보고 판단하는 경향이 강합니다.
이 경우, 기존 “브랜드0A”들과의 충돌 문제는 계속 따라다닐 수밖에 없었고, 단순한 외형 변형만으로는 거절 악순환에서 벗어나기 어려운 구조였습니다.
이와 같은 상황에서 어떻게 장대표님은 상표권을 확보할 수 있었을까요?
2. ‘광고업’이 아니라, 서비스 본질을 다시 정의한 전략
그래서 저희가 장대표님께 제안드린 것은 “상표를 조금 손보는 것”이 아니라, 애초에 이 비즈니스를 미국 기준에서 어떻게 정의할지, 서비스 범위 자체를 다시 설계해 보자는 방향이었습니다.
겉으로 보기엔 광고 회사처럼 보이지만, 실제 장대표님의 서비스는 단순히 광고를 만들어 주거나 노출시키는 업무에 그치지 않았습니다.
– 사용자가 특정 행동을 하면 포인트를 적립해 주고,
– 그 포인트를 사용해 제휴사 상품·서비스를 할인받게 하는,
즉 소비자 로열티·리워드 프로그램에 더 가까운 구조였던 것입니다.
이 지점에 착안해, 먼저 심사관이 지적한 선행 “브랜드0A” 상표들의 지정 서비스를 하나하나 분해해 살펴보았습니다.
모두 광고 마케팅, 프로모션 전반을 커버하고 있긴 했지만,
장대표님의 핵심 사업인
– 리워드 포인트 발급, 관리,
– 로열티 카드 기반의 멤버십, 인센티브 프로그램,
에 해당하는 구체적인 서비스까지 포함하고 있지는 않았습니다.
미국 특허청은 같은 류에 속한다는 이유만으로 무조건 혼동 위험을 본다기보다, “실제 시장에서 거래자, 소비자가 두 서비스를 같은 출처로 오인할 현실적인 위험이 있는지”를 중요하게 봅니다. 이 논리를 활용해, 장대표님의 지정 서비스를 다음과 같이 보다 좁고, 구체적으로 재정비했습니다.
1) 특수한 소프트웨어를 이용해 타인의 웹사이트에 광고를 게재해 주는 서비스
2) 로열티 리워드 카드 제도를 통해 제3자의 상품·서비스를 홍보하는 서비스
3) 자사·제휴사 상품·서비스 구매 시 포인트를 발급·정산해 주는 인센티브 보상 프로그램 제공 서비스
즉 모든 광고, 마케팅이 아니라, “포인트, 로열티, 리워드 구조에 초점을 둔 특정 유형의 광고 프로모션 서비스”로 범위를 재설계한 것이죠.
장대표님 입장에서는 이미 여러 차례 거절을 경험한 상황이라, 이번 출원에서 반드시 어떤 형태로든 등록을 확보해야 하는 절박함도 있었습니다.
그래서 플랜 A(브랜드A 단독)와 별도로, 상표의 식별력을 더 끌어올리고 선행상표와의 혼동 가능성을 한 단계 더 줄이기 위해 회사명을 결합한 “N 브랜드A”도 함께 출원했습니다.
– 플랜 A: 재설계된 지정 서비스에 맞춰 보정한 “브랜드A”
– 플랜 B: 회사명+브랜드명을 결합해, 전체 인상이 더 뚜렷이 구분되도록 한 “N 브랜드A”
결과는 어떻게 되었을까요.
서비스 범위를 재정비한 덕분에, “브랜드A”는 더 이상 선행 “브랜드0A”들과 정면으로 충돌하지 않는다는 방향으로 심사가 진행되었고, 보정만 완료하면 등록까지 갈 수 있는 상태가 되었습니다.
동시에, 보다 강한 식별력을 가진 “N 브랜드A” 결합 상표는 별다른 지적 없이 곧바로 공고 등록 결정 단계까지 나아갈 수 있었습니다.
다시 말해, 하나는 “핵심 브랜드 그대로”를 끝까지 가져갈 수 있는 길을 열어 두고, 다른 하나는 “조금 더 안전한 결합형 상표”로 미국 시장에서 우선적인 방패 역할을 하도록 만든 셈입니다.
미국 특허청 메일함을 열 때마다, 또 한 번의 거절 통지가 눈에 들어오면 심장이 철렁 내려앉으셨을 겁니다. “이번에도 안 됐다면, 이제는 정말 이 브랜드로는 미국 진출이 불가능한 건 아닐까?”라는 생각이 한 번쯤은 스치셨겠죠.
투자자, 파트너에게 이미 여러 번 일정을 미뤘다면, 더 이상 변명할 말이 없다는 부담감도 커지셨을 거고요.
바로 이 지점에서 기억하셨으면 하는 핵심은 하나입니다.
“같은 상표라도, 상표 모양만 바꾸는 것보다 ‘지정 서비스와 구조를 재설계하는 것’이 반복 거절을 끊는 훨씬 현실적인 방법”이라는 점입니다.
장대표님 사례처럼, 막연한 ‘광고업’이 아니라 실제 비즈니스의 본질(리워드, 로열티 서비스)에 맞게 서비스 범위를 좁히고, 필요하다면 회사명과의 결합 형태까지 병행하면, 선행상표와의 충돌 가능성을 눈에 띄게 낮출 수 있습니다.
만약 다음 상황 중 하나의 상황에 해당되신다면 전략을 다시 짜시는 것을 권유 드립니다.
1) 비슷한 이름의 선행상표 때문에 미국에서 2회 이상 거절을 경험하신 대표님
2) “이름을 조금 바꾸면 되겠지” 정도로만 대응해 왔는데, 계속 같은 유형의 거절 사유가 반복되는 브랜드
3) 실제 비즈니스는 특화되어 있는데, 지정 상품·서비스는 관성대로 넓게 써 온 경우
이런 상황에서는 상표가 문제라고 단정 짓기 보다,
– 어떤 요소가 소비자 인식 기준에서 핵심인지,
– 선행상표와 겹치는 부분이 ‘이름’인지, ‘서비스 영역’인지,
– 단독 상표와 결합 상표를 어떻게 병행해 리스크를 쪼갤지,
를 차분히 점검해 보는 것이 훨씬 이득입니다.
물론 “여기까지 와서 또 시간 들여 구조를 바꾸는 게 맞나?” 하는 망설임이 드실 수 있습니다. 하지만 이미 여러 번 거절을 겪었다면, 같은 방식의 재출원으로는 결과가 달라지기 어렵습니다. 오히려 지금 한 번 구조를 재정비해 두면, 미국뿐 아니라 다른 국가의 상표 전략을 짤 때도 기준점이 명확해 질 수 있습니다.
오늘 이 글이 작게나마 도움되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.