안녕하세요. 해외상표전문센터 마크와이드 입니다.
해외 진출을 꿈꾸며 오랜 시간 공들여 준비한 브랜드. 패키징까지 모두 마쳤는데, 상표출원 거절 통지서를 받는다면 어떠실까요?
특히나 해외 상표조사는 국내처럼 정확한 데이터베이스를 찾기 어렵기 때문에, 이런 거절 이유 통지서를 받는 경우가 종종 발생합니다. 오늘은 여러분과 비슷한 상황에 놓였던 한 대표님의 사례를 통해, 어떻게 위기를 극복하고 상표를 등록받았는지 그 과정을 이야기해 보려 합니다.
이 글이 막막함을 느끼고 계신 여러분께 ‘이렇게 하면 되겠구나’ 하는 희망으로 다가갔으면 좋겠습니다.
1. 기초화장품 브랜드, 일본 진출을 위한 상표출원 거절 이유
한 기초화장품 브랜드의 박대표님은 한국에서 이미 민감성 피부를 위한 온 가족 스킨케어 제품으로 큰 사랑을 받고 있었습니다. 성공적인 국내 시장 경험을 바탕으로 일본 시장 진출을 결정하고, 2021년 신속하게 일본 상표출원을 진행했죠.
하지만 수개월 뒤 일본 특허청에서 날아온 통지서는 기대와는 달랐습니다. 바로 ‘상표 거절 이유 의견제출통지서’였죠. 통지서의 내용은 박대표님이 출원한 상표가 이미 존재하는 선등록상표와 동일하거나 유사하다는 이유로 등록될 수 없다는 것이었습니다.
당시 박대표님은 이미 패키징 작업까지 마친 상태였기에, 상표등록이 거절되면 그동안 투자한 모든 시간과 비용이 물거품이 될까 하는 불안감에 휩싸이셨습니다.
해외 상표출원에서 거절 통지서를 받으면 많은 분들이 ‘괜히 했다가 돈만 버리는 거 아닐까’, ‘시간만 더 낭비하는 거 아닐까’ 하는 생각에 포기부터 고민합니다. 하지만 포기하기 전에, 심사관이 제시한 거절 이유를 해소할 방법이 있는지부터 면밀히 검토해야 합니다.
저희는 박대표님의 사례에서 일본 특허청 심사관은 두 가지 선등록상표를 거절 이유로 제시했습니다.
① 선등록상표1
일부 상품이 동일/유사하다는 이유로 거절되었습니다. 이 문제는 해당 상품을 삭제하는 것으로 비교적 간단하게 해결할 수 있었습니다.
② 선등록상표2
문제는 두 번째 선등록상표였습니다. 이 상표는 박 대표님 상표와 거의 동일했습니다. 심사관은 언어의 차이만 있을 뿐 사실상 같은 상표로 판단했습니다.
언뜻 보기엔 해결이 불가능해 보였지만, 저는 포기할 수 없었습니다. 박 대표님 브랜드의 미래와 직원들의 생계가 걸린 문제였고, 단순히 선등록상표가 있다는 이유만으로 해외 진출이 좌절되는 것은 옳지 않다고 생각했기 때문이죠.
불사용취소심판, 상표등록을 위한 반전 전략
자세히 조사해보니, 선등록상표 2번은 등록된 지 3년이 지났음에도 실제로 사용되지 않고 있었습니다.
여기서 ‘불사용취소심판’이라는 제도가 중요한 역할을 합니다. 불사용취소심판은 상표권자가 등록상표를 정당한 이유 없이 3년 이상 사용하지 않았을 때, 그 상표등록을 취소시킬 수 있도록 하는 제도입니다.
이 제도는 상표를 선점만 해놓고 사용하지 않아 다른 사람들의 상표권 기회를 막는 것을 방지하고, 지식재산권 제도의 목적인 ‘산업 발전’을 저해하는 것을 막기 위해 마련되었습니다.
저희는 이 점에 착안하여 아래와 같은 전략을 세웠습니다.
① 선등록상표 1에 대한 대응: 의견서를 통해 거절된 일부 상품을 삭제하여 거절 이유 해소
② 선등록상표 2에 대한 대응: 선등록상표가 3년간 사용되지 않았다는 점을 근거로 ‘불사용취소심판’을 청구
선등록상표에 대한 불사용취소심판 절차를 진행하는 동안, 일본 현지 대리인과의 긴밀한 협업을 통해 의견서 및 불사용취소심판 청구 서류를 제출했습니다.
그 결과, 2년이라는 시간이 걸렸지만 최종적으로 일본 특허청으로부터 상표등록증을 받을 수 있었습니다.
박대표님의 상표는 ‘화장품, 향수, 주름방지 크림, 자외선 차단 화장품 등’을 지정상품으로 하는 제3류에 성공적으로 등록될 수 있었습니다.
오늘 말씀드린 박대표님의 사례처럼 해외 상표출원에서 거절 통지를 받았다고 해서 무조건 포기할 필요는 없습니다. 상표 거절 이유를 대응하는 방법은 다양합니다.
끝으로 이 사례를 통해 거절 이유 통지서를 받았을 때 여러분이 꼭 기억해야 할 3가지를 정리해드리고자 합니다.
① 상표는 곧 브랜드입니다. 거절 이유 통지서를 받았다고 해서 덜컥 포기하지 마십시오. 상표는 여러분이 오랜 시간 쌓아 올린 브랜드의 핵심 자산입니다.
② 다양한 대응 전략을 검토하세요. 거절 이유에 따라 의견서 제출, 불사용취소심판, 상표 공존 동의, 상표 양도 등 다양한 해결책이 있습니다. 현재 상황에서 가장 유리한 전략이 무엇인지 전문가와 상의하여 신중하게 결정해야 합니다.
③ 전문가의 도움이 필수적입니다. 해외 상표출원은 현지 법률과 절차에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 특히 불사용취소심판과 같은 복잡한 절차는 전문가의 경험과 노하우가 성공의 열쇠가 될 수 있습니다.
국내외 상표출원 과정에서 거절 이유 통지서를 받아 막막한 상황에 놓이셨다면, 혼자 고민하지 마시고 언제든지 마크와이드에 문의해주세요. 20년간 쌓아온 경험을 바탕으로 여러분의 소중한 브랜드를 지키기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
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안녕하세요. 해외상표전문센터 마크와이드 입니다.
해외 진출을 꿈꾸며 오랜 시간 공들여 준비한 브랜드. 패키징까지 모두 마쳤는데, 상표출원 거절 통지서를 받는다면 어떠실까요?
특히나 해외 상표조사는 국내처럼 정확한 데이터베이스를 찾기 어렵기 때문에, 이런 거절 이유 통지서를 받는 경우가 종종 발생합니다. 오늘은 여러분과 비슷한 상황에 놓였던 한 대표님의 사례를 통해, 어떻게 위기를 극복하고 상표를 등록받았는지 그 과정을 이야기해 보려 합니다.
이 글이 막막함을 느끼고 계신 여러분께 ‘이렇게 하면 되겠구나’ 하는 희망으로 다가갔으면 좋겠습니다.
2. 불사용취소심판, 상표등록을 위한 반전 전략
1. 기초화장품 브랜드, 일본 진출을 위한 상표출원 거절 이유
한 기초화장품 브랜드의 박대표님은 한국에서 이미 민감성 피부를 위한 온 가족 스킨케어 제품으로 큰 사랑을 받고 있었습니다. 성공적인 국내 시장 경험을 바탕으로 일본 시장 진출을 결정하고, 2021년 신속하게 일본 상표출원을 진행했죠.
하지만 수개월 뒤 일본 특허청에서 날아온 통지서는 기대와는 달랐습니다. 바로 ‘상표 거절 이유 의견제출통지서’였죠. 통지서의 내용은 박대표님이 출원한 상표가 이미 존재하는 선등록상표와 동일하거나 유사하다는 이유로 등록될 수 없다는 것이었습니다.
당시 박대표님은 이미 패키징 작업까지 마친 상태였기에, 상표등록이 거절되면 그동안 투자한 모든 시간과 비용이 물거품이 될까 하는 불안감에 휩싸이셨습니다.
해외 상표출원에서 거절 통지서를 받으면 많은 분들이 ‘괜히 했다가 돈만 버리는 거 아닐까’, ‘시간만 더 낭비하는 거 아닐까’ 하는 생각에 포기부터 고민합니다. 하지만 포기하기 전에, 심사관이 제시한 거절 이유를 해소할 방법이 있는지부터 면밀히 검토해야 합니다.
저희는 박대표님의 사례에서 일본 특허청 심사관은 두 가지 선등록상표를 거절 이유로 제시했습니다.
① 선등록상표1
일부 상품이 동일/유사하다는 이유로 거절되었습니다. 이 문제는 해당 상품을 삭제하는 것으로 비교적 간단하게 해결할 수 있었습니다.
② 선등록상표2
문제는 두 번째 선등록상표였습니다. 이 상표는 박 대표님 상표와 거의 동일했습니다. 심사관은 언어의 차이만 있을 뿐 사실상 같은 상표로 판단했습니다.
언뜻 보기엔 해결이 불가능해 보였지만, 저는 포기할 수 없었습니다. 박 대표님 브랜드의 미래와 직원들의 생계가 걸린 문제였고, 단순히 선등록상표가 있다는 이유만으로 해외 진출이 좌절되는 것은 옳지 않다고 생각했기 때문이죠.
불사용취소심판, 상표등록을 위한 반전 전략
자세히 조사해보니, 선등록상표 2번은 등록된 지 3년이 지났음에도 실제로 사용되지 않고 있었습니다.
여기서 ‘불사용취소심판’이라는 제도가 중요한 역할을 합니다. 불사용취소심판은 상표권자가 등록상표를 정당한 이유 없이 3년 이상 사용하지 않았을 때, 그 상표등록을 취소시킬 수 있도록 하는 제도입니다.
이 제도는 상표를 선점만 해놓고 사용하지 않아 다른 사람들의 상표권 기회를 막는 것을 방지하고, 지식재산권 제도의 목적인 ‘산업 발전’을 저해하는 것을 막기 위해 마련되었습니다.
저희는 이 점에 착안하여 아래와 같은 전략을 세웠습니다.
① 선등록상표 1에 대한 대응: 의견서를 통해 거절된 일부 상품을 삭제하여 거절 이유 해소
② 선등록상표 2에 대한 대응: 선등록상표가 3년간 사용되지 않았다는 점을 근거로 ‘불사용취소심판’을 청구
선등록상표에 대한 불사용취소심판 절차를 진행하는 동안, 일본 현지 대리인과의 긴밀한 협업을 통해 의견서 및 불사용취소심판 청구 서류를 제출했습니다.
그 결과, 2년이라는 시간이 걸렸지만 최종적으로 일본 특허청으로부터 상표등록증을 받을 수 있었습니다.
박대표님의 상표는 ‘화장품, 향수, 주름방지 크림, 자외선 차단 화장품 등’을 지정상품으로 하는 제3류에 성공적으로 등록될 수 있었습니다.
오늘 말씀드린 박대표님의 사례처럼 해외 상표출원에서 거절 통지를 받았다고 해서 무조건 포기할 필요는 없습니다. 상표 거절 이유를 대응하는 방법은 다양합니다.
끝으로 이 사례를 통해 거절 이유 통지서를 받았을 때 여러분이 꼭 기억해야 할 3가지를 정리해드리고자 합니다.
① 상표는 곧 브랜드입니다. 거절 이유 통지서를 받았다고 해서 덜컥 포기하지 마십시오. 상표는 여러분이 오랜 시간 쌓아 올린 브랜드의 핵심 자산입니다.
② 다양한 대응 전략을 검토하세요. 거절 이유에 따라 의견서 제출, 불사용취소심판, 상표 공존 동의, 상표 양도 등 다양한 해결책이 있습니다. 현재 상황에서 가장 유리한 전략이 무엇인지 전문가와 상의하여 신중하게 결정해야 합니다.
③ 전문가의 도움이 필수적입니다. 해외 상표출원은 현지 법률과 절차에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 특히 불사용취소심판과 같은 복잡한 절차는 전문가의 경험과 노하우가 성공의 열쇠가 될 수 있습니다.
국내외 상표출원 과정에서 거절 이유 통지서를 받아 막막한 상황에 놓이셨다면, 혼자 고민하지 마시고 언제든지 마크와이드에 문의해주세요. 20년간 쌓아온 경험을 바탕으로 여러분의 소중한 브랜드를 지키기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
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