많은 기업이 미국 시장 진출을 준비할 때 가장 먼저 서두르는 것이 바로 법인 설립입니다. 관행적으로 법인 먼저 세우고 상표는 나중에 챙겨도 된다고 생각하기 때문이죠. 하지만 미국은 한국과 다릅니다.
결론부터 말씀드리면, 미국에서는 ‘상표 검토와 출원’이 법인 설립보다 반드시 먼저 선행되어야만 합니다. 미국 상표권 보다 먼저 법인 설립을 했을 뿐인데, 수천만 원을 잃을 수 있다는 것이죠.
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1. 왜 미국 상표권 출원이 법인 설립보다 먼저 일까?
미국은 사용주의 국가입니다. 특허청에 먼저 출원, 등록한 사람보다 미국에서 실제로 먼저 사용한 사람에게 권리를 부여한다는 뜻입니다.
정리하자면 다음과 같습니다.
① 상표 등록 없이도 발생하는 권리
만약 여러분이 거금을 들여 법인을 세우고 상표 출원을 마쳤더라도, 미국 내 어느 시골 가게가 여러분의 브랜드 이름을 먼저 쓰고 있었다면 그 가게의 권리가 우선됩니다.
② 먼저 쓴 사람이 임자
내가 먼저 등록했으니 내 것이다”라는 논리가 미국에서는 통하지 않습니다. “누가 먼저 장사를 시작했는가”가 주인을 가르는 기준이 되기 때문이죠.
2. [사례] 버거킹 사건
실제로 버거킹 사건에서도 미국 상표법 사용주의의 강력함을 알게 됩니다.
버거킹은 일리노이아주 매툰이라는 도시에 진출하려고 했을 때, 이미 그 곳엔 버거킹 이름을 사용하고 있는 로컬 햄버거집이 있었습니다.
버거킹이라는 이름은 워낙 유명한 햄버거 프렌차이즈라 저명성으로 상표등록이 될거라 생각했지만, 로컬 햄버거 가게 ‘버거킹’이 먼저 사용하고 있었다는 점이 인정되어 매툰에 진출할 수 없게 되었죠.
구글맵에 찾아보면 지금도 로컬 햄버거가게 ‘버거킹’이 매툰에서 운영 중입니다.
출처-https://www.atlasobscura.com/places/illinois-original-burger-king
3. [사례] 유명 화장품 브랜드 N사 전량 폐기 사건
또 하나의 사례가 있습니다. 한국에서 유명한 화장품 브랜드 N사는 미국 진출을 위해 델리웨어주에 법인설립을 먼저 했습니다. 패키지 디자인과 생산라인까지 빠르게 진행했죠.
이후 미국 상표권을 준비하던 중 이미 5년 전부터 N사와 동일한 이름을 사용 중인 웹사이트와 간판을 발견하게 되면서 문제가 발생합니다.
이미 패키지 디자인와 생산라인을 마쳤기 때문에 양수도 협상, 의견서 제출 등 여러 방안을 생각해보았습니다. 하지만 미국 상표법은 사용주의제도를 채택하고 있어 어쩔 수 없이 N사는 법인명 변경에 이미 제작된 패키지 전량을 폐기해야만 했습니다.
이처럼 해외 진출을 위해선 진출 국가의 트렌드와 법적인 내용을 먼저 확인한 후 전략을 세워야 합니다.
더불어, 선사용 뿐만 아니라 무단 선점으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 터무니없는 금액을 요구하거나, 오랜 기간 거래를 해오던 에이전트의 무단선점으로 유리한 계약을 체결하면서까지 양수도 협상을 하는 일이 발생하는 것이죠.
다른 그 무엇보다 지금 미국 상표권부터 확보해보세요. ‘내 브랜드가 이렇게 되었으면 좋겠다.’라고 지금 상상하는 그 모습으로 성장하게 될 거예요.
감사합니다.
많은 기업이 미국 시장 진출을 준비할 때 가장 먼저 서두르는 것이 바로 법인 설립입니다. 관행적으로 법인 먼저 세우고 상표는 나중에 챙겨도 된다고 생각하기 때문이죠. 하지만 미국은 한국과 다릅니다.
결론부터 말씀드리면, 미국에서는 ‘상표 검토와 출원’이 법인 설립보다 반드시 먼저 선행되어야만 합니다. 미국 상표권 보다 먼저 법인 설립을 했을 뿐인데, 수천만 원을 잃을 수 있다는 것이죠.
1. 왜 미국 상표권 출원이 법인 설립보다 먼저 일까?
2. [사례] 버거킹 사건
3. [사례] 화장품 브랜드 A사 전량 폐기 사건
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1. 왜 미국 상표권 출원이 법인 설립보다 먼저 일까?
미국은 사용주의 국가입니다. 특허청에 먼저 출원, 등록한 사람보다 미국에서 실제로 먼저 사용한 사람에게 권리를 부여한다는 뜻입니다.
정리하자면 다음과 같습니다.
① 상표 등록 없이도 발생하는 권리
만약 여러분이 거금을 들여 법인을 세우고 상표 출원을 마쳤더라도, 미국 내 어느 시골 가게가 여러분의 브랜드 이름을 먼저 쓰고 있었다면 그 가게의 권리가 우선됩니다.
② 먼저 쓴 사람이 임자
내가 먼저 등록했으니 내 것이다”라는 논리가 미국에서는 통하지 않습니다. “누가 먼저 장사를 시작했는가”가 주인을 가르는 기준이 되기 때문이죠.
2. [사례] 버거킹 사건
실제로 버거킹 사건에서도 미국 상표법 사용주의의 강력함을 알게 됩니다.
버거킹은 일리노이아주 매툰이라는 도시에 진출하려고 했을 때, 이미 그 곳엔 버거킹 이름을 사용하고 있는 로컬 햄버거집이 있었습니다.
버거킹이라는 이름은 워낙 유명한 햄버거 프렌차이즈라 저명성으로 상표등록이 될거라 생각했지만, 로컬 햄버거 가게 ‘버거킹’이 먼저 사용하고 있었다는 점이 인정되어 매툰에 진출할 수 없게 되었죠.
구글맵에 찾아보면 지금도 로컬 햄버거가게 ‘버거킹’이 매툰에서 운영 중입니다.
출처-https://www.atlasobscura.com/places/illinois-original-burger-king
3. [사례] 유명 화장품 브랜드 N사 전량 폐기 사건
또 하나의 사례가 있습니다. 한국에서 유명한 화장품 브랜드 N사는 미국 진출을 위해 델리웨어주에 법인설립을 먼저 했습니다. 패키지 디자인과 생산라인까지 빠르게 진행했죠.
이후 미국 상표권을 준비하던 중 이미 5년 전부터 N사와 동일한 이름을 사용 중인 웹사이트와 간판을 발견하게 되면서 문제가 발생합니다.
이미 패키지 디자인와 생산라인을 마쳤기 때문에 양수도 협상, 의견서 제출 등 여러 방안을 생각해보았습니다. 하지만 미국 상표법은 사용주의제도를 채택하고 있어 어쩔 수 없이 N사는 법인명 변경에 이미 제작된 패키지 전량을 폐기해야만 했습니다.
이처럼 해외 진출을 위해선 진출 국가의 트렌드와 법적인 내용을 먼저 확인한 후 전략을 세워야 합니다.
더불어, 선사용 뿐만 아니라 무단 선점으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 터무니없는 금액을 요구하거나, 오랜 기간 거래를 해오던 에이전트의 무단선점으로 유리한 계약을 체결하면서까지 양수도 협상을 하는 일이 발생하는 것이죠.
다른 그 무엇보다 지금 미국 상표권부터 확보해보세요. ‘내 브랜드가 이렇게 되었으면 좋겠다.’라고 지금 상상하는 그 모습으로 성장하게 될 거예요.
감사합니다.