수출 계약서에 도장을 찍고 나서야 깨닫는 경우가 있습니다.
“우리 브랜드, 해외 상표 아직 아무것도 안 됐는데.”
납기일은 정해졌고, 거래처는 기다리고 있고, 제품 생산은 이미 시작됐습니다. 그제야 상표 문제가 눈에 들어오는 거죠. 그리고 급하게 검색을 시작합니다.
“마드리드 출원이 낫다던데.”
“개별국 출원이 더 안전하다는 말도 있고.”
“3개국 이상이면 마드리드가 무조건 유리하다고?”
정보는 많은데 기준이 없으니 판단이 서지 않습니다.
그 상태에서 서두르다 잘못된 방법을 골랐다가 공들여 키운 브랜드가 한꺼번에 소멸되는 경우도 있습니다.
처음부터 다시 시작해야 하는 상황이 되는 거죠.
이 글에서는 해외상표등록 방법별 선택 기준과 수출임박 상황에서 실제로 12개국 상표권을 확보한 사례를 통해 지금 대표님께 필요한 판단 기준을 정리해 드리겠습니다.
1. 해외상표등록, 마드리드 출원이 항상 정답일까요?
“3개국 이상이면 마드리드로 하세요.”
해외상표등록을 알아보면 어디서든 나오는 말입니다. 맞는 말입니다.
마드리드 출원은 하나의 출원서로 130개 국가에 동시 출원이 가능하고, 국가마다 현지 대리인을 따로 선임할 필요가 없습니다. 이후 갱신이나 명의 변경도 WIPO 한 곳에서 처리됩니다.
수출 국가가 많을수록 비용과 시간에서 유리한 건 분명한 사실입니다. 그런데 마드리드 출원에는 잘 알려지지 않은 위험이 하나 있습니다. 바로 센트럴어택입니다.
마드리드 출원은 한국에 출원하거나 등록된 기초 상표에 뿌리를 두게 되는데요. 이 기초 상표가 출원 후 5년 이내에 거절되거나 소멸하면, 이를 기반으로 한 모든 국제 등록이 함께 무효가 됩니다.
중국, 미국, 베트남, 인도네시아 등 수십 개 국가에 공들여 출원해 두었는데, 한국 기초 상표 하나가 무너지면서 전부 사라지는 겁니다. 그 틈을 타 경쟁사나 상표브로커가 먼저 선점하는 일도 실제로 일어납니다.
여기서 끝이 아닙니다.
마드리드 조약에 가입했더라도 실제 심사가 제대로 이루어지지 않는 국가들이 있습니다. 브라질, 베트남, 태국 등 일부 국가는 출원을 해도 특허청에서 통지 자체가 누락되거나 심사를 진행하지 않는 경우가 있습니다.
대만, 홍콩처럼 의정서에 아예 가입하지 않은 국가는 마드리드 출원이 처음부터 불가능합니다. 출원은 했는데 그 나라에서 아무런 보호를 받지 못하는 상황이 생기는 겁니다.
국내 상표의 식별력이 약하거나 유사 상표로 인해 등록 가능성이 불확실하다면, 마드리드보다 개별국 출원이 더 안전한 선택이 될 수 있습니다. 비용보다 리스크를 먼저 봐야 하는 이유입니다.
2. 수출 국가가 많을수록 전략이 달라지는 이유는?
한 가지 여쭤보겠습니다.
지금 수출 예정인 국가들이 마드리드 의정서 가입국인지 확인해 보셨나요?
가입국이라도 실제 심사가 제대로 되는 나라인지는요?
이걸 모르고 마드리드 출원만 진행했다가 특정 국가에서 아무런 보호를 받지 못하는 경우가 생깁니다. 출원 비용도 쓰고, 시간도 지나갔는데 그 나라에서는 상표권이 없는 상태가 되는 거죠.
국가 특성 말고도 놓치기 쉬운 부분이 있습니다.
현지에서 유사 상표가 이미 있거나, 브랜드명이 현지 언어로 부정적인 의미를 가질 수 있다는 걸 출원 전에 발견하는 경우입니다. 이럴 때는 그 나라만 상표 디자인이나 지정상품을 조정해서 따로 출원해야 합니다.
마드리드 출원은 모든 지정국에 기초 상표와 동일한 내용으로만 출원해야 하므로 이런 국가별 맞춤 대응이 불가능합니다. 그래서 가장 현실적인 전략은 마드리드를 주력으로 하되, 리스크가 있는 특정 국가는 개별국 출원을 병행하는 방식입니다.
어떤 방법이 맞느냐가 아니라, 두 방법을 어떻게 조합할 것인지를 먼저 설계해야 합니다. 그러려면 출원하려는 국가 하나하나의 상황을 먼저 파악하는 것이 선행되어야 합니다.
3. 수출임박 상황에서 12개국 상표권을 확보한 실제 사례
사무실 문이 열리고 들어오신 대표님의 첫마디는 이랬습니다.
“수출이 한 달도 안 남았는데 상표가 아직 하나도 없어요.”
동남아시아 전역에 화장품을 수출하는 기업이었습니다. 필리핀, 인도, 인도네시아를 포함해 12개 국가로의 수출 계약이 이미 체결된 상태였고, 브랜드명은 그제야 막 확정된 시점이었습니다.
제품 생산 라인은 돌아가고 있었고, 납기일도 정해져 있었습니다. 문제는 단순히 시간이 부족한 게 아니었습니다. 화장품은 워낙 선등록 상표가 많아 국내 심사 통과 자체가 어렵습니다.
그런데 마드리드 출원을 하려면 국내 상표가 먼저 심사를 통과해야 합니다. 시간도 없는데 국내 심사가 발목을 잡는 구조였죠.
그날 저녁부터 함께 작업을 시작했습니다.
방향은 하나였습니다.
국내와 12개 국가 모두에서 동시에 통과될 수 있는 상표를 먼저 찾는 것. 후보 상표명이 나오면 국가별로 유사 상표를 검색하고, 하나라도 걸리면 지우고, 다시 만들고, 다시 검색하는 작업이 반복됐습니다.
화장품 분류는 이미 수천 개의 상표가 등록되어 있어서 조금이라도 비슷한 게 있으면 거절 대상이 됩니다. 밤이 깊어질수록 통과 가능한 이름은 좁아졌고, 작업은 계속됐습니다.
다음날 새벽, 겨우 후보 상표명 하나가 남았습니다.
전 국가에서 검색을 돌려봤을 때 충돌이 없었습니다. 그 상표명으로 바로 국내 출원을 진행하면서 우선심사를 신청했습니다. 우선심사는 수출 일정처럼 긴급한 사유가 있을 때 심사 기간을 대폭 단축할 수 있는 제도입니다.
그리고 1개월 이내에 국내 상표가 출원공고됐습니다. 공고가 난 당일, 마드리드 국제상표등록을 바로 진행했습니다. 개별국 출원과 달리 마드리드 출원은 변리사가 직접 출원서를 작성해 제출하기 때문에 당일 출원이 가능했죠.
수출 납기 안에 12개 국가 전체의 상표권 출원이 완료됐고, 예정대로 수출을 진행할 수 있었습니다.
이 사례에서 방법은 마드리드였지만, 결과를 만든 건 방법이 아니었습니다. 국내 상표 등록 가능성, 수출 일정, 12개 국가의 선등록 현황을 동시에 보고 순서를 설계한 것이 핵심이었던 것이죠.
상표 없이 수출을 진행했다가 현지에서 제3자가 브랜드를 먼저 선점하면, 그 나라에서 자기 브랜드로 다시는 판매하지 못하게 될 수 있습니다.
이미 쌓아온 인지도와 거래처 관계도 한순간에 날아갑니다. 출원 비용과는 비교가 안 되는 손실이죠.
수출 일정이 정해졌다면 지금 바로 세 가지를 확인하실 것을 권해드립니다.
1) 진출 예정 국가 목록과 수출 예정 시점,
2) 국내 상표 출원 또는 등록 현황,
3) 브랜드명이 이미 확정됐는지 여부.
이 세 가지를 먼저 정리하고 저희와 같은 해외상표전문 변리사에게 검토를 요청하시면 출원 방법과 일정을 훨씬 구체적으로 잡을 수 있습니다.
마드리드가 맞는지 개별국이 맞는지는 그다음 질문입니다. 순서가 중요합니다. 물론 국가마다 상황이 다르고, 처음 해외상표등록을 진행하는 상황이라면 어디서부터 시작해야 할지 막막하실 수 있습니다.
그럴 땐 편하게 문의 주십시오.
수출 예정 국가와 일정을 말씀해 주시면 어떤 방법으로 어떻게 진행하는 것이 유리한지 검토해 드리겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
[이게 궁금하셨나요?]
– 여러 국가를 진출한다면 수출바우처를 이용해보십시오
– 마크와이드 대표 변리사 박소현 이야기
수출 계약서에 도장을 찍고 나서야 깨닫는 경우가 있습니다.
“우리 브랜드, 해외 상표 아직 아무것도 안 됐는데.”
납기일은 정해졌고, 거래처는 기다리고 있고, 제품 생산은 이미 시작됐습니다. 그제야 상표 문제가 눈에 들어오는 거죠. 그리고 급하게 검색을 시작합니다.
“마드리드 출원이 낫다던데.”
“개별국 출원이 더 안전하다는 말도 있고.”
“3개국 이상이면 마드리드가 무조건 유리하다고?”
정보는 많은데 기준이 없으니 판단이 서지 않습니다.
그 상태에서 서두르다 잘못된 방법을 골랐다가 공들여 키운 브랜드가 한꺼번에 소멸되는 경우도 있습니다.
처음부터 다시 시작해야 하는 상황이 되는 거죠.
이 글에서는 해외상표등록 방법별 선택 기준과 수출임박 상황에서 실제로 12개국 상표권을 확보한 사례를 통해 지금 대표님께 필요한 판단 기준을 정리해 드리겠습니다.
1. 해외상표등록, 마드리드 출원이 항상 정답일까요?
2. 수출 국가가 많을수록 전략이 달라지는 이유는?
3. 수출임박 상황에서 12개국 상표권을 확보한 실제 사례
1. 해외상표등록, 마드리드 출원이 항상 정답일까요?
“3개국 이상이면 마드리드로 하세요.”
해외상표등록을 알아보면 어디서든 나오는 말입니다. 맞는 말입니다.
마드리드 출원은 하나의 출원서로 130개 국가에 동시 출원이 가능하고, 국가마다 현지 대리인을 따로 선임할 필요가 없습니다. 이후 갱신이나 명의 변경도 WIPO 한 곳에서 처리됩니다.
수출 국가가 많을수록 비용과 시간에서 유리한 건 분명한 사실입니다. 그런데 마드리드 출원에는 잘 알려지지 않은 위험이 하나 있습니다. 바로 센트럴어택입니다.
마드리드 출원은 한국에 출원하거나 등록된 기초 상표에 뿌리를 두게 되는데요. 이 기초 상표가 출원 후 5년 이내에 거절되거나 소멸하면, 이를 기반으로 한 모든 국제 등록이 함께 무효가 됩니다.
중국, 미국, 베트남, 인도네시아 등 수십 개 국가에 공들여 출원해 두었는데, 한국 기초 상표 하나가 무너지면서 전부 사라지는 겁니다. 그 틈을 타 경쟁사나 상표브로커가 먼저 선점하는 일도 실제로 일어납니다.
여기서 끝이 아닙니다.
마드리드 조약에 가입했더라도 실제 심사가 제대로 이루어지지 않는 국가들이 있습니다. 브라질, 베트남, 태국 등 일부 국가는 출원을 해도 특허청에서 통지 자체가 누락되거나 심사를 진행하지 않는 경우가 있습니다.
대만, 홍콩처럼 의정서에 아예 가입하지 않은 국가는 마드리드 출원이 처음부터 불가능합니다. 출원은 했는데 그 나라에서 아무런 보호를 받지 못하는 상황이 생기는 겁니다.
국내 상표의 식별력이 약하거나 유사 상표로 인해 등록 가능성이 불확실하다면, 마드리드보다 개별국 출원이 더 안전한 선택이 될 수 있습니다. 비용보다 리스크를 먼저 봐야 하는 이유입니다.
2. 수출 국가가 많을수록 전략이 달라지는 이유는?
한 가지 여쭤보겠습니다.
지금 수출 예정인 국가들이 마드리드 의정서 가입국인지 확인해 보셨나요?
가입국이라도 실제 심사가 제대로 되는 나라인지는요?
이걸 모르고 마드리드 출원만 진행했다가 특정 국가에서 아무런 보호를 받지 못하는 경우가 생깁니다. 출원 비용도 쓰고, 시간도 지나갔는데 그 나라에서는 상표권이 없는 상태가 되는 거죠.
국가 특성 말고도 놓치기 쉬운 부분이 있습니다.
현지에서 유사 상표가 이미 있거나, 브랜드명이 현지 언어로 부정적인 의미를 가질 수 있다는 걸 출원 전에 발견하는 경우입니다. 이럴 때는 그 나라만 상표 디자인이나 지정상품을 조정해서 따로 출원해야 합니다.
마드리드 출원은 모든 지정국에 기초 상표와 동일한 내용으로만 출원해야 하므로 이런 국가별 맞춤 대응이 불가능합니다. 그래서 가장 현실적인 전략은 마드리드를 주력으로 하되, 리스크가 있는 특정 국가는 개별국 출원을 병행하는 방식입니다.
어떤 방법이 맞느냐가 아니라, 두 방법을 어떻게 조합할 것인지를 먼저 설계해야 합니다. 그러려면 출원하려는 국가 하나하나의 상황을 먼저 파악하는 것이 선행되어야 합니다.
3. 수출임박 상황에서 12개국 상표권을 확보한 실제 사례
사무실 문이 열리고 들어오신 대표님의 첫마디는 이랬습니다.
“수출이 한 달도 안 남았는데 상표가 아직 하나도 없어요.”
동남아시아 전역에 화장품을 수출하는 기업이었습니다. 필리핀, 인도, 인도네시아를 포함해 12개 국가로의 수출 계약이 이미 체결된 상태였고, 브랜드명은 그제야 막 확정된 시점이었습니다.
제품 생산 라인은 돌아가고 있었고, 납기일도 정해져 있었습니다. 문제는 단순히 시간이 부족한 게 아니었습니다. 화장품은 워낙 선등록 상표가 많아 국내 심사 통과 자체가 어렵습니다.
그런데 마드리드 출원을 하려면 국내 상표가 먼저 심사를 통과해야 합니다. 시간도 없는데 국내 심사가 발목을 잡는 구조였죠.
그날 저녁부터 함께 작업을 시작했습니다.
방향은 하나였습니다.
국내와 12개 국가 모두에서 동시에 통과될 수 있는 상표를 먼저 찾는 것. 후보 상표명이 나오면 국가별로 유사 상표를 검색하고, 하나라도 걸리면 지우고, 다시 만들고, 다시 검색하는 작업이 반복됐습니다.
화장품 분류는 이미 수천 개의 상표가 등록되어 있어서 조금이라도 비슷한 게 있으면 거절 대상이 됩니다. 밤이 깊어질수록 통과 가능한 이름은 좁아졌고, 작업은 계속됐습니다.
다음날 새벽, 겨우 후보 상표명 하나가 남았습니다.
전 국가에서 검색을 돌려봤을 때 충돌이 없었습니다. 그 상표명으로 바로 국내 출원을 진행하면서 우선심사를 신청했습니다. 우선심사는 수출 일정처럼 긴급한 사유가 있을 때 심사 기간을 대폭 단축할 수 있는 제도입니다.
그리고 1개월 이내에 국내 상표가 출원공고됐습니다. 공고가 난 당일, 마드리드 국제상표등록을 바로 진행했습니다. 개별국 출원과 달리 마드리드 출원은 변리사가 직접 출원서를 작성해 제출하기 때문에 당일 출원이 가능했죠.
수출 납기 안에 12개 국가 전체의 상표권 출원이 완료됐고, 예정대로 수출을 진행할 수 있었습니다.
이 사례에서 방법은 마드리드였지만, 결과를 만든 건 방법이 아니었습니다. 국내 상표 등록 가능성, 수출 일정, 12개 국가의 선등록 현황을 동시에 보고 순서를 설계한 것이 핵심이었던 것이죠.
상표 없이 수출을 진행했다가 현지에서 제3자가 브랜드를 먼저 선점하면, 그 나라에서 자기 브랜드로 다시는 판매하지 못하게 될 수 있습니다.
이미 쌓아온 인지도와 거래처 관계도 한순간에 날아갑니다. 출원 비용과는 비교가 안 되는 손실이죠.
수출 일정이 정해졌다면 지금 바로 세 가지를 확인하실 것을 권해드립니다.
1) 진출 예정 국가 목록과 수출 예정 시점,
2) 국내 상표 출원 또는 등록 현황,
3) 브랜드명이 이미 확정됐는지 여부.
이 세 가지를 먼저 정리하고 저희와 같은 해외상표전문 변리사에게 검토를 요청하시면 출원 방법과 일정을 훨씬 구체적으로 잡을 수 있습니다.
마드리드가 맞는지 개별국이 맞는지는 그다음 질문입니다. 순서가 중요합니다. 물론 국가마다 상황이 다르고, 처음 해외상표등록을 진행하는 상황이라면 어디서부터 시작해야 할지 막막하실 수 있습니다.
그럴 땐 편하게 문의 주십시오.
수출 예정 국가와 일정을 말씀해 주시면 어떤 방법으로 어떻게 진행하는 것이 유리한지 검토해 드리겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
[이게 궁금하셨나요?]
– 여러 국가를 진출한다면 수출바우처를 이용해보십시오
– 마크와이드 대표 변리사 박소현 이야기