안녕하세요. 해외상표전문 마크와이드 입니다.
해외상표등록을 위해 출원을 했지만 지속적으로 상표유사 때문에 거절되었던 J사가 있습니다. 일본, 미국은 거절결정되고 중국은 이의신청 제기까지 된 상황이었죠.
만일 해외상표출원 중 위와 같은 일을 겪으신다면 어떨까요? 가슴이 철렁할 수 밖에 없을 겁니다.
바이어와의 계약은 물 건너가고, 핵심 시장은 경쟁사가 먼저 선점해 버릴 가능성이 높기 때문이죠. 또 몇천만 원 들여 준비한 해외 진출, 상표 하나 때문에 무산되겠죠.
다행히 최근엔 유사 거절을 극복하고 등록받는 방법이 여러 개 있습니다. 오늘은 화장품 브랜드 J사 문 대표님의 실제 사례로 말씀드리겠습니다.
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글보다 영상이 편하신 분이라면 아래 영상을 확인해주십시오.
1. 국제상표출원 중 유사로 상표등록거절 받았던 J사 문대표님
문 대표님은 유통기반 제조사로 OEM, ODM 방식의 기초화장품 브랜드를 운영하고 계셨습니다. K-뷰티 인기가 높아지던 시기, 중국 시장 공략을 위해 새로운 브랜드 사업을 시작하셨죠.
국내 상표등록을 먼저 진행했는데요. 진행 중 미국 A 화장품 회사의 선등록상표와 유사하다는 거절이유가 나왔습니다. 하지만 심사관 면담까지 진행하며 국내 상표권은 확보할 수 있었죠.
이를 기초로 마드리드 국제상표출원 방식으로 미국, 일본, 중국에 출원을 진행했습니다. 1개 출원서로 130개국 출원이 가능하고, 비용과 관리 면에서 효율적이었으니까요.
국내도 어렵게 등록했기에 국제출원은 순탄할 거라 예상했습니다. 하지만 현실은 달랐습니다.
일본, 미국 특허청에서는 국내 진행 당시 문제됐던 미국 A 화장품 회사의 선등록상표와 유사하다는 동일한 이유로 거절결정을 내렸습니다. 중국은 공고까지 됐지만, 미국 A 화장품 회사가 이의신청을 제기하면서 제동이 걸렸죠.
2. 불가능에 가깝다는 현지대리인의 답변
이 상황에서 저희는 수년째 협력 중인 현지 대리인께 대응 전략과 성공 가능성 검토를 요청했습니다. 그러나 돌아온 답변은 이랬습니다.
“본 출원의 일부 상품을 삭제하더라도 선등록상표가 모든 상품을 포함하여 거절결정 극복이 불가능합니다.”
“비유사 주장 의견서로 대응하더라도 거절 극복 가능성이 낮습니다.”
“선등록상표가 3년 동안 사용하지 않았다면 불사용취소심판을 청구할 수 있겠지만, 선등록상표권자가 해외 기업이며 최근까지 사용 중이므로 불사용취소심판도 할 수 없습니다.”
막막한 상황이었습니다. 문 대표님과 회사 임원분들은 회의 끝에 일본, 미국 기존 출원은 포기하고 ‘로고 재출원’으로 방향을 전환하기로 결정했습니다.
중국은 공고 결정되었지만, 미국 A 화장품 회사가 이의신청을 제기했죠. 저희는 외관, 칭호, 관념 면에서 비유사하다는 점과 관련 심결례를 주장하며 이의 답변서를 제출했습니다.
하지만 중국 특허청은 미국 A 화장품 회사의 손을 들어줬습니다.
저작권 등록이나 도형 결합, 문자 출원을 하더라도 지속적으로 이의신청이 접수될 것으로 예상되어 불복 가능성이 낮다고 판단했습니다.
3. 핵심 시장 포기할 수 없어서 선택한 방법
미국, 일본, 중국은 핵심 시장이었기에 로고 재출원을 진행했습니다. 그러나 중국은 또 이의신청이 접수됐고, 미국은 같은 이유로 거절결정이 났습니다. 지속적인 이의신청과 유사 거절이유 극복 가능성이 낮아 재출원된 로고도 포기를 결정할 수밖에 없었죠.
반면 일본은 거절이유통지가 나왔지만 의견서 대응으로 등록을 받을 수 있었습니다.
미국, 중국도 여기서 포기할 순 없었습니다. 저희는 수차례 회의 끝에 허용 가능한 범위 내에서 회사 상호 약어를 기존 출원 상표와 결합하여 총 6글자의 상표로 변경했습니다. 국내 상표출원 우선심사 후 중국, 일본, 미국 국제출원을 다시 진행하기로 결정했죠.
그 결과, 3개국 모두 등록받을 수 있었습니다.
문 대표님 사례를 말씀드린 이유는 단 한 가지입니다. 해외시장에서 자리 잡기 위해 진행한 국제상표출원 중 유사하다는 이유로 상표등록거절을 받았다 하더라도 포기하지 않으셨으면 하는 마음 때문입니다.
문 대표님께서 선택하신 상표 결합 방법은 모든 회사에 맞는 해결 방법이 아닐 수 있습니다.
이미 매출을 올리고 있는 상황에서는 브랜드를 변경하는 것을 불가능하기 때문이죠. 특히 화장품과 같이 시장 진입장벽이 낮고, 오직 브랜드와 마케팅만으로 수익을 내야 하는 경우라면 더욱 그렇습니다.
따라서 기업 상황, 시장의 우선순위, 국가별 상표등록 가능성 등 사전 검토를 통해 출원 당시부터 최적의 전략으로 진행하시는 것이 중요합니다.
혹, 여전히 해외상표출원 관련해 궁금증, 고민을 갖고 계시다면 언제든 연락주십시오.
감사합니다.
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안녕하세요. 해외상표전문 마크와이드 입니다.
해외상표등록을 위해 출원을 했지만 지속적으로 상표유사 때문에 거절되었던 J사가 있습니다. 일본, 미국은 거절결정되고 중국은 이의신청 제기까지 된 상황이었죠.
만일 해외상표출원 중 위와 같은 일을 겪으신다면 어떨까요? 가슴이 철렁할 수 밖에 없을 겁니다.
바이어와의 계약은 물 건너가고, 핵심 시장은 경쟁사가 먼저 선점해 버릴 가능성이 높기 때문이죠. 또 몇천만 원 들여 준비한 해외 진출, 상표 하나 때문에 무산되겠죠.
다행히 최근엔 유사 거절을 극복하고 등록받는 방법이 여러 개 있습니다. 오늘은 화장품 브랜드 J사 문 대표님의 실제 사례로 말씀드리겠습니다.
1. 국제상표출원 중 유사로 상표등록거절 받았던 J사 문대표님
2. 불가능에 가깝다는 현지대리인의 답변
3. 핵심 시장 포기할 수 없어서 선택한 방법
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글보다 영상이 편하신 분이라면 아래 영상을 확인해주십시오.
1. 국제상표출원 중 유사로 상표등록거절 받았던 J사 문대표님
문 대표님은 유통기반 제조사로 OEM, ODM 방식의 기초화장품 브랜드를 운영하고 계셨습니다. K-뷰티 인기가 높아지던 시기, 중국 시장 공략을 위해 새로운 브랜드 사업을 시작하셨죠.
국내 상표등록을 먼저 진행했는데요. 진행 중 미국 A 화장품 회사의 선등록상표와 유사하다는 거절이유가 나왔습니다. 하지만 심사관 면담까지 진행하며 국내 상표권은 확보할 수 있었죠.
이를 기초로 마드리드 국제상표출원 방식으로 미국, 일본, 중국에 출원을 진행했습니다. 1개 출원서로 130개국 출원이 가능하고, 비용과 관리 면에서 효율적이었으니까요.
국내도 어렵게 등록했기에 국제출원은 순탄할 거라 예상했습니다. 하지만 현실은 달랐습니다.
일본, 미국 특허청에서는 국내 진행 당시 문제됐던 미국 A 화장품 회사의 선등록상표와 유사하다는 동일한 이유로 거절결정을 내렸습니다. 중국은 공고까지 됐지만, 미국 A 화장품 회사가 이의신청을 제기하면서 제동이 걸렸죠.
2. 불가능에 가깝다는 현지대리인의 답변
이 상황에서 저희는 수년째 협력 중인 현지 대리인께 대응 전략과 성공 가능성 검토를 요청했습니다. 그러나 돌아온 답변은 이랬습니다.
“본 출원의 일부 상품을 삭제하더라도 선등록상표가 모든 상품을 포함하여 거절결정 극복이 불가능합니다.”
“비유사 주장 의견서로 대응하더라도 거절 극복 가능성이 낮습니다.”
“선등록상표가 3년 동안 사용하지 않았다면 불사용취소심판을 청구할 수 있겠지만, 선등록상표권자가 해외 기업이며 최근까지 사용 중이므로 불사용취소심판도 할 수 없습니다.”
막막한 상황이었습니다. 문 대표님과 회사 임원분들은 회의 끝에 일본, 미국 기존 출원은 포기하고 ‘로고 재출원’으로 방향을 전환하기로 결정했습니다.
중국은 공고 결정되었지만, 미국 A 화장품 회사가 이의신청을 제기했죠. 저희는 외관, 칭호, 관념 면에서 비유사하다는 점과 관련 심결례를 주장하며 이의 답변서를 제출했습니다.
하지만 중국 특허청은 미국 A 화장품 회사의 손을 들어줬습니다.
저작권 등록이나 도형 결합, 문자 출원을 하더라도 지속적으로 이의신청이 접수될 것으로 예상되어 불복 가능성이 낮다고 판단했습니다.
3. 핵심 시장 포기할 수 없어서 선택한 방법
미국, 일본, 중국은 핵심 시장이었기에 로고 재출원을 진행했습니다. 그러나 중국은 또 이의신청이 접수됐고, 미국은 같은 이유로 거절결정이 났습니다. 지속적인 이의신청과 유사 거절이유 극복 가능성이 낮아 재출원된 로고도 포기를 결정할 수밖에 없었죠.
반면 일본은 거절이유통지가 나왔지만 의견서 대응으로 등록을 받을 수 있었습니다.
미국, 중국도 여기서 포기할 순 없었습니다. 저희는 수차례 회의 끝에 허용 가능한 범위 내에서 회사 상호 약어를 기존 출원 상표와 결합하여 총 6글자의 상표로 변경했습니다. 국내 상표출원 우선심사 후 중국, 일본, 미국 국제출원을 다시 진행하기로 결정했죠.
그 결과, 3개국 모두 등록받을 수 있었습니다.
문 대표님 사례를 말씀드린 이유는 단 한 가지입니다. 해외시장에서 자리 잡기 위해 진행한 국제상표출원 중 유사하다는 이유로 상표등록거절을 받았다 하더라도 포기하지 않으셨으면 하는 마음 때문입니다.
문 대표님께서 선택하신 상표 결합 방법은 모든 회사에 맞는 해결 방법이 아닐 수 있습니다.
이미 매출을 올리고 있는 상황에서는 브랜드를 변경하는 것을 불가능하기 때문이죠. 특히 화장품과 같이 시장 진입장벽이 낮고, 오직 브랜드와 마케팅만으로 수익을 내야 하는 경우라면 더욱 그렇습니다.
따라서 기업 상황, 시장의 우선순위, 국가별 상표등록 가능성 등 사전 검토를 통해 출원 당시부터 최적의 전략으로 진행하시는 것이 중요합니다.
혹, 여전히 해외상표출원 관련해 궁금증, 고민을 갖고 계시다면 언제든 연락주십시오.
감사합니다.
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