태국상표 무단선점, 에이전트가 먼저 출원했을 때 되찾은 방법
“해외 상표출원까지 해놨으니 이제는 마음 놓아도 되겠지?”
해외 시장 진출을 준비하시는 대표님들 중 상당수가 이렇게 생각하십니다. 현지 유통 파트너를 정하고, 규제에 맞춘 포장과 성분까지 맞춰 두면, 상표 문제는 이미 끝났다고 여기기 쉽죠.
하지만 실제 사건들을 보면, 출원은 했는데 현지에서 파트너사가 먼저 상표를 선점해 버리거나, 비슷한 상표가 조용히 등록돼 버려 뒤늦게 분쟁으로 번지는 경우가 적지 않습니다.
상표권을 누가 ‘먼저’ 가져가느냐에 따라 수출 물량이 창고에 묶이거나, 브랜드명을 바꿔야 하는 최악의 상황까지 이어질 수밖에 없기 때문이죠.
그래서 이번 글에서는 해외 진출 시 어떤 식으로 상표가 무단 선점되는지, 실제로 어떤 피해로 이어질 수 있는지, 그리고 출원 단계에서부터 어떻게 막을 수 있는지를 사례를 통해 차분히 풀어보려 합니다.
1. 태국 수입 에이전트가 내 상표를 먼저 선점했다면?
태국 특허청 심사에서 먼저 문제가 된 것은 상표 안에 포함된 특정 단어였습니다.
그 단어는 태국 내에서 누구에게도 독점권을 부여하지 않는 보통 명칭에 해당해, 해당 부분에 대해서는 권리를 주장하지 않겠다는 취지의 권리불요구(disclaimer)를 하라는 요구가 온 것이죠.
권리불요구는 해외 심사에서 비교적 자주 등장하는 유형이라, 절차상 크게 까다로운 사안은 아니었습니다.
정작 심각한 쟁점은 두 번째 거절 사유였습니다. 심사관이 인용한 선행상표가 민대표님 브랜드와 외관, 구성이 비슷했고, 출원 시기도 민대표님보다 앞서 있었던 것입니다.
확인해 보니 그 상표의 출원인은 다름 아닌 태국 현지 수입 에이전트였고, 민대표님이 태국 진출을 준비하던 와중에, 동일유사한 표장을 지정상품까지 거의 그대로 따라 출원해 둔 전형적인 모방 선점이었던거죠.
해외로 나갈 때 많은 기업이 현지 판매, 유통을 에이전트에게 맡기는데, 이 단계에서 종종 무단선점 문제가 터집니다. 현지 파트너가 한국 본사보다 먼저 상표를 자기 명의로 확보해 버리는 경우입니다.
특히
① 브랜드 이름을 그대로 혹은 살짝 변형해 등록하고,
② 로고나 도안 요소만 약간 손질해 별도 상표로 출원하거나,
③ 상품·서비스류까지 본사와 동일하게 설정하는 방식이 대표적이죠.
이렇게 되면 정작 원 브랜드인 한국 기업은 선행상표를 이유로 거절 통지를 받는 반면, 현지 에이전트는 상표권을 무기로 가격, 유통 조건을 일방적으로 요구하거나, 극단적으로는 본사와의 관계가 틀어져도 해당 국가에서 브랜드를 계속 활용하려는 시도를 하게 됩니다.
민대표님 사건도 정확히 이 구조에 해당했기 때문에, 이후 절차에서는 태국 상표법상 권리 남용 여부, 선사용, 공모 관계, 계약 관계 등을 종합해 어떻게 권리를 되찾을지에 초점을 맞춰 대응 전략을 세웠죠.
2. 무단 선점된 태국 선등록 상표, 에이전트와 어떻게 협상해야 할까?
1) 식별력 없는 단어에 대한 대응
태국 내에서 누구에게도 독점권을 줄 수 없는 보통 명칭으로 판단된 단어는, 심사관 요구에 따라 권리불요구(disclaimer) 방식으로 처리했습니다.
2) 선행상표와의 충돌 문제
인용된 선행상표는 외관, 구성이 사실상 동일해, 단순 거절불복으로 뒤집을 가능성은 희박했습니다. 불사용취소청구 역시 막 등록된 상표라 곧바로 청구하기 어려운 상황이었죠.
다만 한국 본사와 거래 관계에 있던 현지 수입사가 동일유사 표장을 앞서 출원한 전형적인 모방 선점 사례였기 때문에, 태국 상표법상 ‘부정한 목적에 의한 등록’에 해당한다는 점을 근거로 등록무효 절차를 준비했습니다.
3) 상황에 따라 공존합의, 상표 양도 협상 등도 함께 검토
문제는 시간과 사업 일정이었습니다. 이미 물류와 마케팅에 수천만 원을 투입해 론칭만 남은 상태에서, 무효심판으로 선등록을 깨고 새로 권리를 확보하려면 최소 2~3년은 소요될 것으로 예상됐습니다.
만일, 그 기간 동안 상표를 쓰지 못한다면 사실상 태국 시장 자체를 접으라는 말과 같았기에, 실무적으로 선택지는 선등록권자인 현지 파트너를 설득해 상표를 넘겨받는 방향뿐이었습니다.
초기에는 “유통 통제를 위해 상표는 우리 명의로 둬야 한다”는 이유로 양도 요구를 거절하던 파트너도,
– 브랜드 본사가 상표를 보유해야 한다는 원칙,
– 사전 합의 없이 유통사가 상표를 선점한 행위가 상도의에 어긋난다는 점,
– 이 상태로는 장기적인 거래 관계가 어려워 차라리 태국 시장 진출을 접겠다는 강경한 입장을 반복해서 전달받으면서 입장을 바꾸었죠.
이런 입장을 고수했던 이유는 브랜드가 정상 론칭될 경우 예상되는 매출 규모와, 파트너 측이 이미 물류창고, 인력 등에 투자한 비용을 고려했을 때 협상 결렬 시 손해가 적지 않다는 점을 본인들도 잘 알고 있었기 때문입니다.
이 협상 과정에서 핵심은 ‘법적 근거를 전제로 한 협상’이었는데요.
단순히 “모방 같다”는 주장이 아닌,
– 수출입 계약의 당사자인 한국 본사의 상표를 거래관계에 있는 수입사가 그대로 선점한 점,
– 파리조약상 부정한 목적의 등록에 해당해 무효심판에 들어갈 경우 승소 가능성이 높다는 논리
구체적으로 제시했습니다.
결국 상대방은 상표권 양도에 합의할 수 있었습니다.
다만..이 과정 중에서 상대방 측에서 유리한 유통 조건을 요구해 왔는데요. 아무래도 민대표님은 태국 시장을 포기할 수 없어 일정 수준 양보를 전제로 권리이전 계약을 체결하게 되었죠.
사실 실무를 하다보면, 민대표님 사례처럼 비교적 원만하게 상표 양도까지 끌어낸 경우는 현실에서는 드뭅니다.
상대방이 터무니없는 고액을 요구하거나, 유통 독점, 가격결정권 등 과도한 조건을 내걸며 협상 우위를 잡으려는 경우가 많습니다.
그래서 이미 무단 선점된 상표가 발견됐거나, 선등록 상표와의 유사성을 이유로 거절 통지를 받은 상황이라면, 가장 먼저 해야 할 일은 전략 점검입니다.
– 지금 시점에서 법적으로 선택 가능한 대응 수단이 무엇인지,
– 그중 어떤 옵션이 우리 브랜드에 가장 이득이 되는지(시간·비용·시장 포기 여부까지 포함해) 등
차분히 검토하는 것이 중요합니다.
오늘 글에서 다룬 내용 외에도, 태국상표 무단선점이나 현지 파트너와의 분쟁 가능성이 걱정되신다면, 어떻게 대응할 수 있는지 언제든 편하게 연락 주십시오.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
[이 글을 읽은 분이 이어서 본 글]
– 태국상표 출원부터 등록까지 가이드 (2026)
– 마크와이드 대표 변리사 박소현의 이야기
태국상표 무단선점, 에이전트가 먼저 출원했을 때 되찾은 방법
“해외 상표출원까지 해놨으니 이제는 마음 놓아도 되겠지?”
해외 시장 진출을 준비하시는 대표님들 중 상당수가 이렇게 생각하십니다. 현지 유통 파트너를 정하고, 규제에 맞춘 포장과 성분까지 맞춰 두면, 상표 문제는 이미 끝났다고 여기기 쉽죠.
하지만 실제 사건들을 보면, 출원은 했는데 현지에서 파트너사가 먼저 상표를 선점해 버리거나, 비슷한 상표가 조용히 등록돼 버려 뒤늦게 분쟁으로 번지는 경우가 적지 않습니다.
상표권을 누가 ‘먼저’ 가져가느냐에 따라 수출 물량이 창고에 묶이거나, 브랜드명을 바꿔야 하는 최악의 상황까지 이어질 수밖에 없기 때문이죠.
그래서 이번 글에서는 해외 진출 시 어떤 식으로 상표가 무단 선점되는지, 실제로 어떤 피해로 이어질 수 있는지, 그리고 출원 단계에서부터 어떻게 막을 수 있는지를 사례를 통해 차분히 풀어보려 합니다.
1. 태국 수입 에이전트가 내 상표를 먼저 선점했다면?
2. 무단 선점된 태국 선등록 상표, 에이전트와 어떻게 협상해야 할까?
1. 태국 수입 에이전트가 내 상표를 먼저 선점했다면?
태국 특허청 심사에서 먼저 문제가 된 것은 상표 안에 포함된 특정 단어였습니다.
그 단어는 태국 내에서 누구에게도 독점권을 부여하지 않는 보통 명칭에 해당해, 해당 부분에 대해서는 권리를 주장하지 않겠다는 취지의 권리불요구(disclaimer)를 하라는 요구가 온 것이죠.
권리불요구는 해외 심사에서 비교적 자주 등장하는 유형이라, 절차상 크게 까다로운 사안은 아니었습니다.
정작 심각한 쟁점은 두 번째 거절 사유였습니다. 심사관이 인용한 선행상표가 민대표님 브랜드와 외관, 구성이 비슷했고, 출원 시기도 민대표님보다 앞서 있었던 것입니다.
확인해 보니 그 상표의 출원인은 다름 아닌 태국 현지 수입 에이전트였고, 민대표님이 태국 진출을 준비하던 와중에, 동일유사한 표장을 지정상품까지 거의 그대로 따라 출원해 둔 전형적인 모방 선점이었던거죠.
해외로 나갈 때 많은 기업이 현지 판매, 유통을 에이전트에게 맡기는데, 이 단계에서 종종 무단선점 문제가 터집니다. 현지 파트너가 한국 본사보다 먼저 상표를 자기 명의로 확보해 버리는 경우입니다.
특히
① 브랜드 이름을 그대로 혹은 살짝 변형해 등록하고,
② 로고나 도안 요소만 약간 손질해 별도 상표로 출원하거나,
③ 상품·서비스류까지 본사와 동일하게 설정하는 방식이 대표적이죠.
이렇게 되면 정작 원 브랜드인 한국 기업은 선행상표를 이유로 거절 통지를 받는 반면, 현지 에이전트는 상표권을 무기로 가격, 유통 조건을 일방적으로 요구하거나, 극단적으로는 본사와의 관계가 틀어져도 해당 국가에서 브랜드를 계속 활용하려는 시도를 하게 됩니다.
민대표님 사건도 정확히 이 구조에 해당했기 때문에, 이후 절차에서는 태국 상표법상 권리 남용 여부, 선사용, 공모 관계, 계약 관계 등을 종합해 어떻게 권리를 되찾을지에 초점을 맞춰 대응 전략을 세웠죠.
2. 무단 선점된 태국 선등록 상표, 에이전트와 어떻게 협상해야 할까?
1) 식별력 없는 단어에 대한 대응
태국 내에서 누구에게도 독점권을 줄 수 없는 보통 명칭으로 판단된 단어는, 심사관 요구에 따라 권리불요구(disclaimer) 방식으로 처리했습니다.
2) 선행상표와의 충돌 문제
인용된 선행상표는 외관, 구성이 사실상 동일해, 단순 거절불복으로 뒤집을 가능성은 희박했습니다. 불사용취소청구 역시 막 등록된 상표라 곧바로 청구하기 어려운 상황이었죠.
다만 한국 본사와 거래 관계에 있던 현지 수입사가 동일유사 표장을 앞서 출원한 전형적인 모방 선점 사례였기 때문에, 태국 상표법상 ‘부정한 목적에 의한 등록’에 해당한다는 점을 근거로 등록무효 절차를 준비했습니다.
3) 상황에 따라 공존합의, 상표 양도 협상 등도 함께 검토
문제는 시간과 사업 일정이었습니다. 이미 물류와 마케팅에 수천만 원을 투입해 론칭만 남은 상태에서, 무효심판으로 선등록을 깨고 새로 권리를 확보하려면 최소 2~3년은 소요될 것으로 예상됐습니다.
만일, 그 기간 동안 상표를 쓰지 못한다면 사실상 태국 시장 자체를 접으라는 말과 같았기에, 실무적으로 선택지는 선등록권자인 현지 파트너를 설득해 상표를 넘겨받는 방향뿐이었습니다.
초기에는 “유통 통제를 위해 상표는 우리 명의로 둬야 한다”는 이유로 양도 요구를 거절하던 파트너도,
– 브랜드 본사가 상표를 보유해야 한다는 원칙,
– 사전 합의 없이 유통사가 상표를 선점한 행위가 상도의에 어긋난다는 점,
– 이 상태로는 장기적인 거래 관계가 어려워 차라리 태국 시장 진출을 접겠다는 강경한 입장을 반복해서 전달받으면서 입장을 바꾸었죠.
이런 입장을 고수했던 이유는 브랜드가 정상 론칭될 경우 예상되는 매출 규모와, 파트너 측이 이미 물류창고, 인력 등에 투자한 비용을 고려했을 때 협상 결렬 시 손해가 적지 않다는 점을 본인들도 잘 알고 있었기 때문입니다.
이 협상 과정에서 핵심은 ‘법적 근거를 전제로 한 협상’이었는데요.
단순히 “모방 같다”는 주장이 아닌,
– 수출입 계약의 당사자인 한국 본사의 상표를 거래관계에 있는 수입사가 그대로 선점한 점,
– 파리조약상 부정한 목적의 등록에 해당해 무효심판에 들어갈 경우 승소 가능성이 높다는 논리
구체적으로 제시했습니다.
결국 상대방은 상표권 양도에 합의할 수 있었습니다.
다만..이 과정 중에서 상대방 측에서 유리한 유통 조건을 요구해 왔는데요. 아무래도 민대표님은 태국 시장을 포기할 수 없어 일정 수준 양보를 전제로 권리이전 계약을 체결하게 되었죠.
사실 실무를 하다보면, 민대표님 사례처럼 비교적 원만하게 상표 양도까지 끌어낸 경우는 현실에서는 드뭅니다.
상대방이 터무니없는 고액을 요구하거나, 유통 독점, 가격결정권 등 과도한 조건을 내걸며 협상 우위를 잡으려는 경우가 많습니다.
그래서 이미 무단 선점된 상표가 발견됐거나, 선등록 상표와의 유사성을 이유로 거절 통지를 받은 상황이라면, 가장 먼저 해야 할 일은 전략 점검입니다.
– 지금 시점에서 법적으로 선택 가능한 대응 수단이 무엇인지,
– 그중 어떤 옵션이 우리 브랜드에 가장 이득이 되는지(시간·비용·시장 포기 여부까지 포함해) 등
차분히 검토하는 것이 중요합니다.
오늘 글에서 다룬 내용 외에도, 태국상표 무단선점이나 현지 파트너와의 분쟁 가능성이 걱정되신다면, 어떻게 대응할 수 있는지 언제든 편하게 연락 주십시오.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
[이 글을 읽은 분이 이어서 본 글]
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– 마크와이드 대표 변리사 박소현의 이야기