프랜차이즈 해외진출 상표는 현지 파트너와 가맹 계약서에 서명하기 전에 확인해야 합니다. 지식재산권 조항이 있는지, 파트너가 보낸 위임장이 무엇을 넘기는지, 서명 전에 고칠 상표 조항까지 순서대로 정리했어요.
해외 가맹 파트너나 총판과 계약을 앞둔 가맹본부는 대개 가맹비, 로열티, 매장 수 같은 거래 조건부터 봅니다. 파트너가 ‘현지 상표 등록은 우리가 알아서 하겠다’고 하면 ‘일이 하나 줄었다’ 싶기도 하지요.
하지만 계약서에 상표 조항이 없으면, 그 나라에서 상표의 주인이 누구인지부터 다툼이 됩니다. 계약서와 함께 온 위임장 한 장이 현지 상표 권한을 파트너에게 넘기는 경우도 있고요. 서명한 뒤에는 고치기 어렵거든요.
이 글에서는 계약서의 지식재산권 조항이 왜 중요한지 확인해 보겠습니다.
목차
프랜차이즈 해외진출 상표 계약에서 첫 번째로 확인할 것은 상표의 소유자와 사용 범위를 정한 지식재산권 조항이 계약서에 있는지입니다. 거래 조건은 꼼꼼한데 이 조항만 빠진 계약서가 많습니다.
국내에서 쓰던 가맹 계약서나 공급 계약서를 영문으로 번역해 그대로 쓰는 경우가 많습니다. 국내 계약에는 상표 소유권을 따로 정할 이유가 없으니, 번역본에도 그 조항이 없어요.
특약란을 비워 둔 임대차 계약서처럼, 적히지 않은 부분은 결국 다투는 쪽의 해석에 맡겨져요. 그렇기에, 조항이 빠진 계약에서는 파트너가 다음과 같은 요구를 해 오는 경우가 많습니다.
본사 명의로 상표를 등록해 두었더라도 계약서가 사용 범위를 정하지 않았다면, 파트너는 자신을 단순 가맹사업자가 아닌 독점 사용권자라고 주장할 수 있어요.
총판 계약 시 지식재산권 조항을 먼저 확인해야 하는 이유 중 하나는 주요 진출국은 먼저 출원한 사람에게 권리를 주는 선출원주의를 택하기 때문입니다. 한국에서 오래 쓴 상표라도 현지 원부에 이름이 없으면 권리자가 아니거든요. 다만 사용 사실을 중시하는 사용주의 국가도 있으니, 진출 국가가 정해졌다면 국가별 인사이트를 먼저 살펴보시기 바랍니다.
| 국가 | 내용 |
|---|---|
| 중국 | 같거나 비슷한 상표는 먼저 출원한 상표를 초심 공고 |
| 베트남 | 출원일 또는 우선일이 앞선 출원에만 보호 부여 |
| 인도네시아 | 상표권은 등록 후에 발생 |
계약서 초안을 받았다면 거래 조건보다 지식재산권 조항부터 확인하는 것이 중요합니다. 이렇게 강조하는 이유에는 24년 1,000억 원대로 인수된 글로벌 화장품 브랜드 J사가 러시아 총판 계약을 앞두고 러시아 총판 업체에서 상표권 사용에 대한 위임장 및 동의서, 공증 및 대사관 인증 후, 러시아 상표국에 등록할 예정으로 전반적으로 확인을 요청했을 때 지식재산권 조항 누락의 위험성을 몸소 확인했기 때문입니다.
확인해보니 “Power of attorney”의 내용에서 걸리는 부분이 있었습니다. “Power of attorney”는 대리인 위임장인데요. 내용은 관청을 대상으로 단순히 서류를 제출하거나 행정절차를 대리하는 것이 아니라, 민형사소송도 대리할 수 있고 유통도 통제할 수 있는 등 실제적으로는 독점사용권자의 지위를 부여하는 내용이 포함되어 있었습니다.
만일 이와 같은 내용이 포함될 경우 다음과 같은 상황이 벌어질 수 있죠.
이런 경우 해당 국가 내 다른 판매가 추후 있을 수 있는 유통 계약에 방해가 될 수 있죠. 이와 같은 상황은 비단 J사에게만 발생하는 것이 아니기에 오늘 이 글에서 강조드리고 싶었습니다.
프랜차이즈 해외진출 상표 계약의 수정은 상표 소유자가 가맹본부임을 못 박고, 파트너에게는 정해진 범위의 사용 허락만 주는 방향으로 합니다. 가맹본부가 자주 하는 실수부터 보면 고칠 점이 명확해 집니다.
| 조항 | 핵심 내용 |
|---|---|
| 제1조 소유권 확인 | 상표, 로고, 디자인의 소유자는 가맹본부이고 파트너는 어떤 소유권도 취득하지 않음 |
| 제2조 사용 범위 | 가맹점 운영과 홍보 목적으로만 사용, 상호나 도메인에 본사 상표 포함 금지 |
| 제3조 등록 금지 ★★★ | 계약 기간과 종료 후에도 파트너가 본사 상표나 유사 상표, 도메인을 어느 나라에서도 출원하지 못함 |
| 제4조 사용 허락의 성격 | 독점 운영권과 독점 상표 사용권은 다르다고 명시 |
| 제5조 종료 후 의무 | 종료 즉시 사용 중단, 도메인과 SNS 계정 이전 |
대한상사중재원 표준 계약서에도 지식재산권 조항은 있지만 파트너의 등록을 금지하는 문구는 없어서, 계약서에 직접 넣어야 해요.
조항보다 먼저 할 일은 가맹본부 명의의 현지 출원입니다. 접수번호가 나온 뒤에 서명해야 그 사이에 파트너가 출원하는 일을 막을 수 있어요.
만일 지금 계약을 앞두고 파트너가 등록 금지 조항을 빼자고 하면, 서명 전에 그 이유부터 확인해 보시기 바랍니다.
프랜차이즈 해외진출 상표 계약에서 확인된 핵심 판단 기준은 서명 전에 상표의 주인이 가맹본부라는 사실이 계약서와 현지 원부 양쪽에 적혀 있는가입니다. 거래 조건만큼 지식재산권 조항을 챙겨야 브랜드의 주도권을 지킬 수 있죠. 계약서와 위임장은 서명한 뒤에는 되돌리기 어려우니 계약서 검토가 필요하시다면 언제든 연락주십시오.
현지 파트너가 자기 명의로 상표를 등록하겠다고 하면 어떻게 답해야 하나요?
가맹본부 명의로 출원하고 파트너에게는 사용 허락을 주겠다고 답하면 됩니다. 파트너 명의로 등록되면 그 나라에서 법적 권리자는 파트너가 되고, 계약이 끝난 뒤 상표를 돌려받으려면 양도 대가를 요구받을 수 있어요. 파트너가 짝퉁 단속을 이유로 들면 본사가 대응하겠다는 내용을 계약서에 넣으면 됩니다. 필요하면 파트너의 침해 신고 협조 의무를 따로 정할 수 있습니다.
본사 명의로 상표를 등록했는데도 계약서 조항이 필요한가요?
필요합니다. 등록은 소유자를 정하지만, 파트너가 어떤 범위에서 쓸 수 있는지는 계약서가 정해요. 조항이 없으면 파트너가 독점 사용권자라고 주장하며 조건 변경을 요구할 수 있습니다. 사용 범위와 사용 허락의 성격을 계약서에 함께 적어 두면 됩니다.
이미 서명한 계약서에 상표 조항이 없다면 어떻게 하나요?
부속 합의서로 상표 조항을 추가하는 방법을 검토할 수 있습니다. 소유권 확인과 등록 금지 조항부터 넣는 것이 우선이에요. 파트너가 이미 현지에 상표를 출원했는지도 원부에서 함께 확인해야 합니다. 출원이 공고 중이라면 이의신청 기간이 짧으므로 조회를 먼저 하면 됩니다.