해외 유사상표 변형 출원은 출원서를 내기 전에 정해야 합니다. 지정상품 기준과 외관, 칭호, 관념 판단, 출원한 뒤에는 표장을 바꿀 수 없는 이유, 우선권 6개월 기간과 변형 폭 정하는 방법까지 조문으로 정리했어요.
해외 유사상표 변형 출원은 선행조사에서 비슷한 상표가 확인됐을 때 검토하는 방법입니다. 현지 대리인에게서 유사상표 회신을 받으면 판단이 멈추기 쉬워요.
이대로 출원해 거절을 감수할지, 표장을 바꿔서라도 등록을 확보할지 정해야 하기 때문입니다. 기준은 두 가지입니다.
선행상표와 지정상품이 실제로 겹치는지, 그리고 바꾼 표장을 브랜드로 계속 쓸 수 있는지입니다. 둘 중 하나라도 정리되지 않았다면 출원 지시를 보내기 전에 멈추는 편이 낫습니다.
출원서가 접수된 뒤에는 표장을 바꾸는 방법 자체가 달라지기 때문입니다. 보정이 아니라 새 출원이 되고, 출원일도 다시 시작합니다.
목차
해외 상표출원에서 유사 여부를 판단하는 기준은 실제 영업 분야가 아니라 출원서에 적은 지정상품입니다. 나라마다 심사 실무는 다르지만, 조문이 무엇을 보는지는 비슷합니다.
미국 상표법은 선등록 상표와 유사해 “출원인의 상품에 사용될 때” 혼동을 일으킬 우려가 있으면 등록을 거절한다고 정합니다.
유럽연합 상표규정도 같은 구조입니다. 표장이 선행상표와 동일하거나 유사하고 상품이나 서비스도 동일하거나 유사해 혼동 가능성이 있으면 등록을 거절합니다(EU 상표규정 2017/1001 제8조 제1항 (b)).
두 조문 모두 사업 영역이라는 표현을 쓰지 않습니다. 현지에서 어떤 시장에 제품을 파는지가 아니라, 출원서의 상품 목록이 겹치는지를 봅니다. 그래서 업종이 전혀 다르다고 느껴져도 지정상품이 인접하면 거절 근거가 됩니다. 화장품과 세정용 제품이 대표적이에요.
선행조사 결과를 받았을 때 표장이 얼마나 닮았는지만 보면 판단 근거가 부족합니다. 상대 상표의 지정상품 목록을 우리 출원의 지정상품과 직접 대조해야 합니다.
표장의 유사 판단은 외관과 칭호, 관념을 전체적으로 평가합니다. 유럽연합사법재판소는 이 평가가 표장이 주는 전체적 인상에 근거해야 하고, 평균적 소비자는 표장을 전체로 인식하며 세부를 하나씩 분석하지 않는다고 판시했습니다.
그래서 철자를 한두 개 바꾸는 정도로는 결론이 달라지지 않습니다. 외관이 조금 달라져도 칭호가 그대로 남으면 유사 판단에서 벗어나기 어렵습니다. 뜻이 같은 다른 단어로 바꾸는 경우도 마찬가지예요. 외관과 칭호가 달라져도 관념이 겹치면 다시 지적받습니다.
세 측면 중 어디가 겹치는지부터 확인해야 하는 이유입니다. 원인을 특정하지 않고 표장부터 바꾸면 같은 사유로 다시 지적받습니다.
해외 유사상표 변형 출원은 출원서를 내기 전에 정해야 하는 사항입니다. 출원 뒤에는 표장을 바꾸는 보정이 허용되지 않기 때문입니다.
유럽연합 상표규정은 출원의 보정을 출원인의 이름과 주소 정정, 문구나 표기의 오류 정정, 명백한 실수 정정으로 한정합니다. 그마저도 표장을 실질적으로 변경하거나 상품 목록을 확장하지 않는 범위에서만 가능합니다(EU 상표규정 2017/1001 제49조 제2항).
미국도 같습니다. 연방규정 37 C.F.R. 제2.72조는 최초 출원된 표장을 실질적으로 변경하는 보정을 금지하고, 미국 특허상표청 상표심사기준 807.14는 변경된 표장이 본질적으로 같은 상업적 인상을 주지 않으면 새 출원의 대상이 된다고 설명합니다.
정리하면 출원 뒤에 표장을 바꾸는 것은 보정이 아니라 새 출원입니다. 그리고 새 출원에는 새 출원일이 붙습니다.
여기서 기간 문제가 생깁니다. 파리협약은 상표의 우선권 기간을 6개월로 정하고, 이 기간은 최초 출원일부터 기산합니다(파리협약 제4조 C(1), (2)).
국내 출원일을 근거로 우선권을 쓰려 했다면, 6개월이 지난 뒤의 새 출원에는 그 우선권을 붙일 수 없습니다. 표장을 바꾸는 판단이 늦어질수록 확보할 수 있는 출원일이 뒤로 밀리는 구조예요.
선행조사에서 유사상표가 나왔을 때 놓인 방법은 네 가지입니다. 각각 성립 조건이 다르므로 비교부터 합니다.
앞의 세 가지는 심사관의 판단이나 상대방의 협조에 결과가 달려 있습니다. 네 번째만 출원인이 스스로 정할 수 있어요.
이 차이가 실무에서 선택을 정하는 요소가 됩니다. 성립하지 않는 방법을 붙들고 있는 동안 선행상표는 그대로 남아 있고 진출 일정만 지연됩니다.
물론 동시에 검토할 수도 있습니다. 불사용 취소 청구를 준비하면서 변형안을 함께 만들어 두면, 취소가 성립하지 않을 때 곧바로 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
해외 유사상표 변형 출원에서 바꿔야 할 것은 표장 전체가 아니라 선행상표와 겹치는 요소입니다. 칭호가 겹치는 사안이라면 발음이 달라지도록, 관념이 겹치는 사안이라면 뜻이 달라지도록 바꿉니다.
다만 한 요소만 바꾸면 남은 요소로 다시 지적받습니다. 판단이 전체적 인상을 기준으로 이루어지기 때문입니다. 확인해야 할 것이 하나 더 있습니다. 바꾼 표장이 브랜드로 성립하는지입니다. 등록은 받았는데 소비자가 기억하지 못하는 표장이면 실익이 줄어듭니다. 중요한 것은 브랜드이지 등록 자체가 아니에요.
변형 폭을 정할 때는 국내에서 쓰는 표장, 다른 나라에서 이미 등록한 표장과의 관계도 함께 봅니다. 나라마다 다른 표장을 쓰면 이후 관리 부담이 늘어납니다.
진출 예정국이 여럿이라면 조사 범위도 함께 넓혀야 합니다. 파리협약은 한 동맹국에서 정당하게 등록된 상표를 다른 동맹국의 등록과 독립적인 것으로 봅니다(파리협약 제6조 3항).
한 나라에서 통과한 변형안이 다른 나라에서도 통과한다는 보장이 없다는 의미입니다. 한 나라만 보고 변형안을 고르면 표장을 두 번 바꾸게 됩니다.
변형안을 정한 뒤에는 선행조사를 다시 합니다. 바꾼 표장이 또 다른 선행상표와 유사하다고 지적받는 경우가 있어요.
국내 오프라인 매장과 온라인몰에서 제품을 판매하고 여러 해외 시장에 이미 진출해 있던 화장품 브랜드의 사례입니다. 새로 진출하려는 국가에 출원 지시가 나간 상태에서 현지 대리인이 유사한 선행상표를 확인했다고 회신했습니다.
지목된 선행상표는 지정상품이 인접하고 칭호가 가까운 표장이었습니다. 준비하던 표장을 그대로 출원하면 거절 가능성이 높다는 회신이었어요.
의뢰인은 처음에 사업 영역이 다르다는 점을 들어 문제가 없을 것으로 보았습니다. 판단 기준이 지정상품이라는 점을 확인한 뒤 방향을 바꿨습니다.
검토 결과 의견서 대응과 불사용 취소 청구, 권리 양수는 이 사안에 맞지 않았습니다. 남은 방법이 표장 변형이었고, 쓰던 표장과 너무 멀어지지 않으면서 칭호가 달라지는 안을 우선 검토했습니다.
여러 변형안을 함께 놓고 비교한 뒤 출원 지시가 다시 나갔고, 결과는 등록이었습니다. 출원 전 단계에서 표장을 바꿨기 때문에 거절 통지를 기다리는 기간이 발생하지 않았습니다.
해외 유사상표 변형 출원은 거절을 받은 다음에 고르는 방법이 아닙니다. 출원 지시를 보내기 전에 정해야 실익이 생깁니다.
착수 전에 정리해야 할 것은 세 가지입니다.
이 세 가지가 정리되지 않은 상태로 출원 지시가 나가면, 거절 통지를 받은 뒤에 표장을 바꾸는 상황이 됩니다. 그때는 보정이 아니라 새 출원이므로 출원일도 다시 시작합니다.
우선권 6개월이 남아 있는지도 그 시점에는 이미 정해져 있습니다. 그래서 검토 시점을 앞당기는 것이 실익을 정하는 조건이 됩니다.
해외 유사상표 변형 출원은 출원 지시를 보내기 전이 검토하기에 적절한 시점입니다. 선행조사 결과와 지정상품 목록을 함께 놓고 어느 요소를 바꿔야 하는지 먼저 정리해 두면 이후 일정이 지연되지 않습니다. 해외상표 등록에 대해서 더 궁금하신 점이 있다면 언제든 연락주십시오.
더 많은 해외상표 인사이트: https://markwide.kr/insight/
Q1. 이미 출원한 뒤에 유사상표를 알게 됐습니다. 지금이라도 표장을 바꿀 수 있나요?
표장을 실질적으로 바꾸는 보정은 허용되지 않는 것이 일반적입니다. 유럽연합은 보정 범위를 이름과 주소, 문구나 표기의 오류, 명백한 실수 정정으로 한정하고 표장의 실질적 변경을 제외하며(EU 상표규정 2017/1001 제49조 제2항), 미국도 37 C.F.R. 제2.72조로 실질적 변경을 금지합니다. 바꾸려면 새로 출원해야 하므로 현지 대리인에게 기존 출원의 유지 여부부터 확인해야 합니다.
Q2. 사업 분야가 전혀 다른데도 유사상표를 이유로 거절되나요?
조문이 보는 것은 출원서에 적은 지정상품입니다. 미국 상표법 제1052조 (d)는 출원인의 상품에 사용될 때의 혼동 가능성을 기준으로 하고, EU 상표규정 제8조 제1항 (b)도 상품이나 서비스의 동일성 또는 유사성을 요건으로 둡니다. 실제 영업 분야가 달라도 지정상품이 겹치면 거절 근거가 됩니다.
Q3. 변형해서 등록하면 원래 표장은 쓸 수 없나요?
등록과 사용은 별개입니다. 다만 선행상표와 유사하다는 판단이 남아 있으므로, 원래 표장을 현지에서 계속 쓰면 침해 문제가 생길 수 있습니다. 현지 사용 계획까지 함께 검토해야 합니다.
Q4. 한 나라에서 등록된 변형안이면 다른 나라에서도 되나요?
파리협약 제6조 3항은 한 동맹국에서 등록된 상표를 다른 동맹국의 등록과 독립적인 것으로 봅니다. 등록 여부는 나라마다 따로 판단되므로, 진출 예정국을 함께 놓고 선행조사를 해야 표장을 두 번 바꾸지 않습니다.