미국 상표 이의신청은 공고일부터 30일 안에 제기되고, 연장을 거치면 최대 180일까지 이어집니다. 이의신청 예고 단계의 합의와 지정상품 한정 보정, 제기 이후 답변 기한을 정리했어요.
미국 상표 이의신청 예고를 받았다면 지금이 어느 단계인지부터 확인해야 합니다. 공고는 됐지만 이의신청서가 아직 접수되지 않았다면 협상으로 마무리할 여지가 남아 있어요.
반대로 이의신청서가 이미 접수됐다면 심판 절차 안에서 다퉈야 합니다. 두 상황은 밟아야 하는 절차도 다르고 드는 비용도 다릅니다.
그래서 상대방이 연장만 신청해 둔 상태인지, 실제로 이의신청서를 제출한 상태인지 먼저 확인하는 것이 순서예요.
확인 방법은 간단합니다. 미국 특허상표청 조회 화면에서 해당 출원의 공고일과 이의신청 기록을 보면 됩니다.
아래에서는 예고 단계와 제기 이후 단계를 나눠 정리했습니다.
목차
미국 상표 이의신청은 상표가 공보에 공고된 날부터 30일 안에 제기해야 합니다. 근거 조문은 미국 상표법 제13조(a)와 시행규칙 37 CFR 제2.101조(c)예요.
30일이 지나면 곧바로 끝나는 것은 아닙니다. 이의신청을 검토하는 쪽은 기간 연장을 신청할 수 있어요.
연장은 세 단계로 나뉩니다. 시행규칙 제2.102조(c)가 정한 내용은 아래와 같아요.
세 단계를 모두 쓰면 공고일부터 180일입니다. 시행규칙은 그 뒤로는 어떤 사정이 있어도 연장하지 않는다고 정하고 있어요.
마지막 60일 연장에 출원인의 동의가 필요하다는 부분은 실무에서 자주 쓰입니다. 상대방이 검토 시간을 더 원하면 출원인에게 동의를 요청해야 하기 때문이에요.
즉 출원인이 아무 대응도 할 수 없는 상태는 아닙니다. 협의를 시작할 근거가 조문 안에 들어 있어요. 심리 기관도 확인해 둘 필요가 있습니다. 미국 상표 이의신청은 특허상표청 산하 상표심판원(TTAB)이 심리해요.
상표심판원은 등록을 받을 수 있는지만 판단합니다. 사용할 권리나 침해 여부는 판단하지 않아요.
침해와 손해배상을 다투려면 연방법원 절차가 따로 필요합니다. 그래서 이의신청 예고를 받았다는 사실만으로 소송이 시작된 것은 아니에요.
실제로 절차가 끊기는 지점은 여기입니다. 연장이 반복되는 동안 아무 대응도 하지 않으면 180일이 지나고 이의신청서가 접수됩니다.
그 순간부터는 심판 절차로 넘어갑니다. 대응에 드는 시간과 비용의 성격이 달라져요.
그래서 예고를 받은 시점에 기간부터 계산해 두는 편이 좋습니다. 공고일에 180일을 더한 날짜가 협의에 쓸 수 있는 기간의 끝이에요.
이의신청 예고를 받은 출원인이 검토하는 대응 방법은 두 가지입니다.
지정상품 보정에는 조건이 있습니다. 시행규칙에서는 지정상품을 명확히 하거나 한정하는 보정만 인정하고, 범위를 넓히는 보정은 인정하지 않아요.
공고 이후의 보정은 절차가 하나 더 붙습니다. 심사관에게 관할을 돌려 달라는 청원을 거쳐야 하는 경우가 있어요 그래도 이 단계에서 정리하는 편이 절차가 간단합니다. 왜냐면 이의신청서가 접수된 뒤에는 보정 요건이 더 까다로워지기 때문이에요.
시행규칙에서는 심판 절차가 진행 중인 출원의 보정에 상대방의 동의와 심판원의 승인을 요구합니다. 예고 단계에서는 이 요건이 적용되지 않아요.
합의에서 실제로 논의되는 내용은 대체로 세 가지 범위입니다.
여기서 판단해야 할 것은 보호 범위입니다. 지정상품을 좁히면 등록 가능성은 올라가지만 권리 범위는 줄어들어요. 예를 들어 제9류 전체를 남겨 두려다 이의신청이 제기되면 절차가 길어집니다. 반대로 실제로 팔지 않는 상품까지 미리 덜어내면 나중에 그 상품에 대한 침해 주장이 어려워져요.
그래서 현재 판매 중인 상품과 앞으로 판매할 상품을 먼저 정리해야 합니다. 그 목록을 벗어나는 부분부터 덜어내는 것이 순서예요.
국내 생활가전 브랜드가 미국에 상표를 출원해 공고 단계까지 갔습니다. 이 시점에 글로벌 IT 기업이 이의신청을 예고했어요.
상대 기업은 자사 브랜드와 일부 겹치는 단어가 들어간 상표에 반응한 상황이었습니다. 그대로 두면 심판 절차로 넘어갈 수 있었어요.
출원인 측은 이의신청서가 접수되기 전에 먼저 연락했습니다. 실제 사용 상품이 다르다는 점을 근거로 지정상품을 한정하겠다는 의사를 전달했어요.
구체적으로 제안한 내용은 두 가지였습니다.
상대방은 이의신청을 제기하지 않았습니다. 출원은 추가 분쟁 없이 등록으로 마무리됐어요.
이 사례에서 확인할 부분은 시점입니다. 이의신청서가 접수되기 전에 협의를 시작했기 때문에 심판 절차를 거치지 않았어요.
다만 모든 사건이 같은 방식으로 끝나지는 않습니다. 상대방이 지정상품 한정으로도 혼동 가능성이 남는다고 보면 이의신청서가 접수되기 때문이에요.
이의신청서가 접수되면 절차는 상표심판원으로 넘어갑니다. 출원인에게는 답변서 제출 기한이 통지됩니다. 이 기한을 지키지 않으면 결석 판결에 준해 처리될 수 있어요.
답변서를 내지 않아 등록을 받지 못하는 사례가 실제로 나옵니다. 그래서 통지를 받은 즉시 기한부터 확인해야 합니다. 이 단계에서도 합의는 가능합니다. 당사자의 합의나 신청에 따라 절차를 중지할 수 있도록 정하고 있어요. 다만 보정 요건이 앞 단계와 다릅니다. 앞서 본 제2.133조(a)에 따라 상대방의 동의와 심판원의 승인을 함께 받아야 해요.
비용 구조도 달라집니다. 이의신청서 수수료는 신청인이 내지만, 출원인은 답변서와 증거 절차에 드는 대리 비용을 부담하게 돼요. 기간도 예고 단계와 비교가 되지 않습니다. 심판은 답변서 제출 뒤에 증거 조사와 서면 공방이 이어지는 구조이기 때문이에요.
이의신청 기간을 넘겼다고 다툼이 끝나는 것도 아닙니다. 등록된 뒤에는 미국 상표법 제14조에 따른 취소 심판이 따로 있어요.
취소 사유 중 일부는 등록일부터 5년 안에만 주장할 수 있습니다. 반대로 보통명칭화나 포기, 부정한 등록 같은 사유는 기간 제한 없이 주장할 수 있어요.
정리하면 상대방에게 연락하기 전에 결정해야 할 사항은 세 가지입니다.
3가지 모두 먼저 정해 두는 편이 좋습니다. 왜냐면 한 번 제안한 조건은 나중에 되돌리기 어렵기 때문이에요.
특히 지정상품 한정은 등록 이후의 권리 범위까지 좌우합니다. 등록만 목표로 삼고 범위를 과하게 줄이면 나중에 침해 대응이 어려워져요.
그래서 예고 단계에서는 현재 매출 구성과 판매 계획을 먼저 검토해야 합니다. 혹 검토가 필요하시다면 언제든 편하게 연락주십시오.
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대기업이 이의신청을 예고하면 등록을 포기해야 하나요?
예고는 이의신청서 접수와 다릅니다. 상표심판원은 등록 가능 여부만 판단하고, 지정상품이 겹치지 않는다는 점이 정리되면 상대방이 이의신청을 제기하지 않는 경우도 있어요.
이의신청 예고를 받고 아무 대응도 하지 않으면 어떻게 되나요?
상대방이 연장을 반복하면 공고일부터 180일까지 기간이 이어집니다. 그 안에 이의신청서가 접수되면 절차는 심판으로 넘어가고, 답변서를 내지 않으면 결석 판결에 준해 처리될 수 있어요.
지정상품을 한정하면 나중에 침해 대응이 어려워지나요?
한정한 범위 밖의 상품에는 등록 상표권을 주장하기 어려워집니다. 그래서 판매 중인 상품과 예정 상품을 먼저 확정한 뒤 그 밖의 부분부터 덜어내는 순서로 검토해요.