마드리드 상표출원은 이득여부를 따지기전 낼 수 있는지부터 먼저 봅니다. 출원인 자격 요건과 기초가 되는 상표의 명의, 상표 표장이 그대로 이어지는 구조를 마드리드 의정서 조문을 근거로 하나씩 차례로 정리해뒀습니다.
마드리드로 갈지 개별국으로 갈지 비교하는 글은 많습니다. 다만 그 비교는 두 방법이 모두 열려 있을 때 의미가 있습니다. 마드리드는 아무나 쓸 수 있는 제도가 아니에요. 낼 수 있는 사람이 조문에 정해져 있습니다.
여기에 기초가 되는 국내 상표의 명의와 표장이 국제등록으로 그대로 이어집니다. 이 두 가지가 맞지 않으면 비교 자체가 의미가 없어집니다.
아래에서 자격 요건, 기초와 맞춰야 할 항목, 출원서 전에 확인할 순서를 정리했습니다. 유불리를 따지는 일은 그다음입니다.
먼저 조문을 봅니다. 마드리드 의정서는 기초출원이나 기초등록의 명의인이 국제등록을 받을 수 있다고 정하고 있습니다. 즉 출발점이 국내 상표입니다. 국내에 출원이나 등록이 없으면 시작할 수 없습니다.
여기에 조건이 하나 더 붙습니다. 그 명의인이 해당 체약국의 국적을 갖고 있거나, 그곳에 주소를 두고 있거나, 그곳에 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 두고 있어야 합니다.
국내 법인이라면 이 조건이 대체로 정리됩니다. 국내에 설립된 법인이 국내 상표를 갖고 있는 형태이기 때문이에요.
문제가 되는 경우는 따로 있습니다. 해외 법인 명의로 해외 상표를 잡으려는 계획입니다. 이 경우 그 법인이 어느 나라와 연결돼 있는지를 먼저 봅니다. 연결점이 있는 나라의 관청에 기초를 두어야 합니다.
국내 법인과 해외 자회사가 함께 있는 곳에서 이 판단이 나옵니다. 어느 쪽 명의로 갈지가 기초를 어디에 두느냐로 이어집니다.
권리를 어디에 둘지는 사업 구조와도 이어집니다. 뒤에 명의를 옮기려면 절차가 한 번 더 붙습니다.
신청 방식도 조문에 적혀 있습니다. 국제출원은 국제사무국에 직접 내는 것이 아니라, 기초를 낸 관청을 통해 냅니다. 국내 상표를 근거로 한다면 우리 특허청을 거칩니다. 서류가 한 번 더 확인되는 구조입니다. 그래서 국내 상표의 상태가 곧 국제출원의 상태가 됩니다. 국내 쪽을 정리하지 않고 국제출원을 준비하기는 어렵습니다.
연결점을 어떻게 확인하는지도 간단합니다. 법인이라면 설립 국가와 사업장 위치를, 개인이라면 국적과 주소를 봅니다.
영업소로 연결하는 경우에는 표현을 눈여겨봅니다. 조문은 진정하고 실효적인 영업소라고 적고 있어, 이름만 걸어둔 사무소로는 부족합니다.
그래서 서류상 주소만 있는 형태는 근거가 약합니다. 실제로 사업이 이뤄지는 곳인지가 기준입니다.
이어지는 조문이 그 이유를 설명합니다. 기초를 낸 관청은 국제출원에 적힌 사항이 증명 시점의 기초출원이나 기초등록에 적힌 사항과 맞는지를 증명합니다.
증명이라는 절차가 붙어 있다는 뜻입니다. 국제출원서를 우리가 원하는 대로만 쓸 수는 없습니다. 먼저 상표 자체입니다. 국내 상표와 같은 상표여야 합니다.
국내는 문자로 등록해 두고 해외는 도형을 넣어 내려는 경우가 있습니다. 이때는 국내에서 그 형태로 먼저 출원해야 합니다. 색을 바꾸거나 문자를 덧붙이는 경우도 같습니다. 바뀐 형태가 국내에 없으면 기초로 쓸 수 없습니다. 그래서 해외에서 쓸 형태를 먼저 정합니다. 국내 출원을 낼 때 그 형태까지 함께 보는 이유입니다.
다음이 명의입니다. 조문은 기초의 명의인이 국제등록을 받는다고 적고 있습니다. 그래서 국내 상표의 명의인이 곧 국제등록의 명의인이 됩니다. 다른 이름을 적어 넣는 구조가 아니에요.
지정상품도 기초 범위 안에서 고릅니다. 국내에 적어둔 것보다 넓게 잡을 수는 없습니다. 이 부분은 따로 정리한 글이 있으니 함께 보시면 됩니다. 여기서는 명의 쪽을 더 봅니다.
한 가지 덧붙이면, 증명은 그 시점의 기초를 기준으로 이뤄집니다. 국제출원을 준비하는 사이에 국내 쪽이 바뀌면 맞춰야 할 대상도 바뀝니다. 그래서 국내에서 보정이나 분할이 진행 중이라면 시점을 함께 봅니다. 정리된 뒤에 국제출원을 내는 편이 수월합니다.
첫째는 연결점입니다. 국제출원을 낼 명의인이 그 나라의 국적이나 주소, 영업소 가운데 무엇으로 연결돼 있는지를 확인합니다.
둘째는 기초의 상태입니다. 국내에 출원만 있는지, 등록까지 마쳤는지를 봅니다. 출원 단계에서도 국제출원은 낼 수 있습니다. 다만 그 출원이 거절될 여지가 남아 있다는 점을 함께 봅니다. 등록까지 마친 상표를 기초로 삼으면 이 부담이 줄어듭니다. 다만 등록을 기다리는 동안 해외에서 다른 곳이 먼저 낼 가능성도 함께 봅니다.
셋째는 명의입니다. 국내 상표의 명의인이 해외 권리를 가질 주체와 같은지를 확인합니다.
넷째는 상표 표장입니다. 해외에서 쓸 형태가 국내 상표와 같은지를 확인합니다. 색과 문자 구성까지 함께 봅니다. 눈으로 비슷해 보여도 등록된 형태와 다르면 기초로 쓰기 어렵습니다. 다르다면 그 형태로 국내 출원을 먼저 냅니다. 그 출원이 새 기초가 됩니다.
모두 충족한다면 어느 나라를 몇 곳 지정할지, 개별출원이 나은 나라가 있는지비교 합니다. 반대로 하나라도 어긋나면 어떤 전략으로 해외상표등록출원을 진행할지를 먼저 세우는 것이 중요합니다.
마드리드 상표출원은 유불리를 따지기 전에 자격부터 봅니다. 조문은 기초출원이나 기초등록의 명의인이 국제등록을 받을 수 있고, 그 명의인이 해당 체약국의 국적이나 주소, 진정하고 실효적인 영업소로 연결돼 있어야 한다고 정하고 있습니다.
기초와 국제출원은 관청의 증명으로 묶입니다. 상표 표장과 명의, 지정상품이 국내 상표에서 그대로 이어집니다. 해외진출을 위해 마드리드 상표출원을 계획하고 있는 중 궁금하신 점 있다면 언제든 연락주십시오.
*마크와이드 인사이트에서 해외 상표 출원 절차를 확인해 보세요.
국내 상표가 없어도 마드리드로 낼 수 있나요?
낼 수 없습니다. 마드리드 의정서는 기초출원이나 기초등록의 명의인이 국제등록을 받는다고 정하고 있어, 국내에 출원이나 등록이 먼저 있어야 합니다.
국내는 출원만 해둔 상태인데 진행해도 되나요?
출원 단계에서도 국제출원은 가능합니다. 다만 그 출원이 거절되면 국제등록도 영향을 받으므로 국내 상표의 상태를 함께 보고 판단합니다.
국내 상표가 대표자 개인 명의인데 법인으로 해외를 잡고 싶습니다.
국내에서 명의를 법인으로 옮긴 뒤에 국제출원을 내는 편이 낫습니다. 기초의 명의인이 그대로 국제등록의 명의인이 되기 때문입니다.
해외에서는 표장을 조금 바꿔서 쓰고 싶은데 가능한가요?
국제출원의 상표는 기초와 같아야 합니다. 바꾼 형태로 쓰려면 그 형태로 국내 출원을 먼저 내고 그것을 기초로 삼습니다.