해외상표권 등록은 마드리드와 개별국 두 방법 중에서 정합니다. 진출할 나라 수와 국내 기초상표의 상태에 따라 답이 달라지는데, 그 판단 기준을 마드리드 의정서 원문과 조약 가입 현황으로 하나씩 짚어 정리해 뒀습니다.
해외상표권 등록을 알아보면 두 가지 방법이 나옵니다. 마드리드로 한 번에 묶는 방법과 나라마다 따로 내는 개별국 출원입니다.
대개는 비용부터 비교하게 됩니다. 나라가 늘수록 마드리드가 효율적으로 보이기 때문이에요. 그런데 비용만으로 정하면 뒤에서 다시 돈이 나가는 경우가 있습니다. 실제로 판단을 나누는 것은 두 가지입니다.
진출할 나라 수와 국내 기초상표의 상태입니다. 아래에서 두 방법의 구조, 나라 수 기준, 기초상표 기준 순서로 정리했습니다.
먼저 두 방법이 어떻게 다른지부터 봅니다. 마드리드는 국제사무국에 신청서를 한 번 내면서 보호받을 나라를 지정하는 방식입니다. 서류가 하나로 묶이고 언어도 하나로 통일됩니다.
개별국 출원은 나라마다 그 나라 관청에 따로 내는 방식입니다. 현지 대리인을 선임하고 그 나라 서식으로 서류를 만듭니다.
이렇게 보면 마드리드가 효율적이라고 생각할 수 있습니다. 대리인 선임과 번역, 서류 준비가 한 번으로 줄어듭니다.
다만 마드리드에는 조건이 붙습니다. 국내에 출원이나 등록이 먼저 있어야 하죠. 권리자도 같아야 합니다. 국내 기초와 국제등록의 명의가 일치해야 합니다. 그래서 나라마다 다르게 가져가기 어렵습니다. 어떤 나라에서는 상표를 조금 바꾸고 어떤 나라에서는 상품을 넓히는 식의 조정이 안 됩니다.
개별국 출원은 그 반대입니다. 나라마다 상표의 모습과 지정상품을 따로 정할 수 있습니다.
현지 기준에 맞춰 목록을 다듬는 것도 앞에서 합니다. 그 나라 관청이 인정하는 표현으로 처음부터 적을 수 있습니다.
관리 방식도 다릅니다. 마드리드는 명의 변경과 주소 변경, 갱신을 국제등록 단위로 한 번에 처리합니다.
개별국은 나라마다 따로 챙깁니다. 나라가 늘수록 관리할 건수가 그대로 늘어납니다. 심사 방식도 같지 않습니다. 마드리드로 지정해도 심사는 그 나라 관청이 자국 기준으로 하고, 거절 사유가 있으면 가거절을 통지합니다.
가거절이 오면 그때부터는 현지 절차입니다. 앞단에서 아낀 만큼 뒷단에서 대응이 붙는 구조예요. 여기까지가 구조의 차이입니다. 이 차이가 뒤에서 볼 두 가지 기준으로 이어집니다.
첫 번째 기준은 나라 수입니다. 여기서 비용과 관리 부담이 정해집니다. 진출할 나라가 여러 곳이면 마드리드 쪽이 유리합니다. 대리인 선임과 번역이 한 번으로 줄고, 관리도 한 곳으로 모입니다.
반대로 한두 나라라면 개별국이 단순합니다. 묶어서 얻는 이점이 크지 않은 데다 그 나라 절차가 바로 시작됩니다.
여기에 하나를 더 봅니다. 언제까지 등록이 필요한지입니다. 마드리드는 지정한 나라마다 심사가 따로 진행됩니다. 마드리드 의정서는 지정된 나라의 관청이 통지를 받은 날부터 1년 안에 거절 통지를 하도록 정하면서, 각 나라가 이 기간을 18개월로 선언할 수 있도록 하고 있어요.
그래서 결과가 나오는 시점이 나라마다 다릅니다. 한 나라만 급하다면 그 나라는 개별국으로 먼저 내는 편이 빠릅니다.
지정상품 목록도 비용에 영향을 줍니다. 국제출원에 적은 목록이 그 나라 기준에 맞지 않으면 그 나라에서 보정을 요구받습니다.
보정이 여러 나라에서 나오면 비용이 쌓입니다. 처음에 싸 보이던 계산이 달라지는 지점이 여기예요. 그래서 목록은 미리 다듬습니다. 지정할 나라들의 기준을 함께 보고 공통으로 통과할 표현을 찾습니다.
한 가지 더 확인할 것이 있습니다. 진출할 나라가 마드리드 조약국인지 확인합니다. 조약국이 아닌 국가는 지정 자체가 안 됩니다. 세계지식재산기구의 조약 가입 현황을 보면 대만과 홍콩, 마카오는 이 목록에 없습니다.
그 시장이 필요하다면 개별국 출원이 유일한 방법입니다. 마드리드로 다른 나라를 묶더라도 이 나라들은 따로 내야 합니다. 그래서 진출 계획을 먼저 적어 봅니다. 지금 필요한 나라와 한두 해 안에 넓힐 나라를 나눠 두면 방법이 정해집니다.
가입 여부는 착수 전에 확인합니다. 조약 가입은 늘어나므로 예전 자료에 없던 나라가 들어와 있을 수 있습니다.
실무에서는 한쪽으로만 가지 않는 경우가 많습니다. 두 방법을 함께 쓰는 방식입니다. 기준은 그 나라에서 무엇을 해야 하는지입니다. 판매만 할 나라와 실제로 권리를 행사할 나라를 나눕니다.
권리를 써야 하는 핵심 시장은 개별국으로 확보합니다. 그 나라 기준에 맞춘 지정상품으로 등록을 받아 두는 편이 안전합니다. 나머지 나라는 마드리드로 묶습니다. 앞으로 넓힐 시장을 함께 지정해 두면 관리가 한 곳으로 모입니다.
나중에 나라를 더할 수도 있습니다. 이미 있는 국제등록에 나라를 추가하는 절차가 사후지정입니다. 다만 사후지정으로 더한 나라도 원래 국제등록의 일정에 함께 묶입니다. 갱신 시점이 따로 생기지 않으므로 남은 기간을 보고 정합니다.
두 번째 기준은 국내 상표의 상태입니다. 마드리드를 검토한다면 이쪽이 더 중요합니다. 마드리드 의정서는 국제등록일부터 5년이 지나면 국제등록이 기초출원이나 기초등록으로부터 독립한다고 정하고 있습니다. 그 5년 동안은 연결돼 있다는 뜻입니다.
이 기간에 기초가 무너지면 국제등록도 함께 무너집니다. 지정한 나라 전부에서 한꺼번에 효력을 잃습니다. 흔히 센트럴어택이라고 부르는 상황입니다. 국내에서 벌어진 일이 해외 전부로 번지는 구조예요.
여기서 자주 어긋나는 이해가 하나 있습니다. 5년만 지나면 안전하다고 보는 것입니다. 의정서는 그렇게 정하고 있지 않습니다. 5년이 지나기 전에 시작된 절차가 그 뒤에 확정된 경우에도 국제등록은 효력을 잃습니다. 그래서 날짜만 세지 않습니다. 5년이 끝나는 시점에 기초에 걸려 있는 절차가 있는지를 함께 봅니다.
무너져도 남는 방법이 하나 있습니다. 전환이라고 부르는 절차입니다.
의정서는 국제등록이 말소된 경우 보호를 받고 있던 나라에 국내출원을 내면 국제등록일과 우선일을 그대로 인정받도록 정하고 있습니다. 다만 국제등록이 말소된 날부터 3개월 안에 내야 합니다.
나라 수가 많으면 이 기간에 각 나라에 따로 내야 합니다. 비용도 그때 한꺼번에 나옵니다. 그래서 기초상표의 상태가 판단을 나눕니다. 이름 자체의 식별력이 약하거나 국내에 비슷한 선행상표가 있다면 기초가 흔들릴 여지가 큽니다. 이런 경우에는 개별국이 안전합니다. 한 나라에서 거절돼도 다른 나라가 함께 없어지지 않기 때문이에요.
반대로 국내 상표가 이미 등록돼 안정적이라면 그 위험이 작습니다. 그때는 마드리드로 묶는 쪽이 절차와 비용에서 낫습니다.
국내 출원을 막 낸 상태라면 순서를 봅니다. 공고를 지나 이의신청 기간이 끝난 뒤에 국제출원으로 넘어가는 편이 안전합니다.
다만 수출 일정이 급하면 그렇게 기다리기 어렵습니다. 그때는 핵심 시장 한두 곳만 개별국으로 먼저 내고 나머지를 뒤로 미루는 방법을 봅니다.
이렇게 나누면 기초가 무너져도 핵심 시장은 남습니다. 전체를 한 곳에 걸어 두지 않는 셈입니다.
해외상표권 등록에서 마드리드와 개별국은 구조가 다릅니다. 마드리드는 국내 기초를 넘지 못하고 나라별 조정이 어려운 대신 앞단과 관리가 가볍고, 개별국은 나라마다 맞춰 낼 수 있는 대신 건수만큼 손이 갑니다.
첫 번째 기준은 나라 수입니다. 여러 나라면 마드리드가 유리하고, 한두 나라이거나 한 나라가 급하다면 개별국이 빠르며, 대만과 홍콩, 마카오처럼 마드리드에 없는 곳은 개별국뿐입니다.
두 번째 기준은 국내 기초상표의 상태입니다. 5년 동안 연결돼 있고 그 전에 시작된 절차가 뒤에 확정돼도 효력을 잃으므로, 기초가 흔들릴 여지가 크다면 개별국을 함께 검토합니다.
진출할 나라와 국내 상표의 상태에 따라 답이 달라집니다. 해외상표등록을 진행할 예정 중 고민 있으시다면 언제든 편하게 연락주십시오.
나라가 몇 곳이면 마드리드가 유리한가요?
여러 나라를 함께 낼수록 유리합니다. 대리인 선임과 번역이 한 번으로 줄고 관리도 국제등록 단위로 모이기 때문입니다. 한두 나라라면 개별국 쪽이 단순합니다.
마드리드로 내면 지정한 나라에서 바로 등록되나요?
아닙니다. 심사는 나라마다 따로 합니다. 마드리드 의정서는 지정된 나라의 관청이 통지를 받은 날부터 1년 안에 거절 통지를 하도록 정하면서, 각 나라가 이 기간을 18개월로 선언할 수 있도록 하고 있습니다.
대만과 홍콩에도 진출하려는데 마드리드로 되나요?
되지 않습니다. 세계지식재산기구의 조약 가입 현황에 대만과 홍콩, 마카오는 들어 있지 않아, 그 시장은 개별국 출원으로 따로 확보해야 합니다.
국내 상표가 아직 등록 전인데 마드리드로 가도 되나요?
가능하지만 위험이 남습니다. 국제등록일부터 5년 동안 기초와 연결돼 있고, 그 전에 시작된 절차가 뒤에 확정돼도 효력을 잃으므로, 공고를 지난 뒤에 넘어가는 편이 안전합니다.