미국상표출원은 방법과 비용만 알고 진행하시면 심사 과정에서 걸립니다. 등록이 아니라 사용이 기준이 되는 구조, 사용선언서에서 거절이 나오는 두 지점, 그리고 법인 설립보다 상표출원을 앞에 두는 순서까지 정리했습니다.
미국상표출원을 알아보시면 방법과 비용부터 찾게 되시죠. 구분 수를 넣으면 금액이 나오니 비교하기도 쉽고요.
그런데 그것만 알고 진행하시면 심사에서 걸리는 경우가 생깁니다. 미국은 한국과 상표법의 규칙 자체가 다르거든요.
서류를 내고 나서야 미리 알았어야 했다고 하시는 분을 저희도 적지 않게 봤습니다. 그래서 이 글에서는 절차와 비용 이야기는 하지 않겠습니다.
대신 출원 전에 꼭 아셔야 할 3가지를 정리해 드릴게요.
미국은 먼저 상표를 쓴 쪽에 권리가 생기는 나라입니다. 한국처럼 먼저 출원하면 권리가 시작되는 구조가 아니에요. 한국에서는 특허청에 먼저 내면 그게 곧 권리의 출발점이죠. 그래서 미국도 같은 방식일 거라고 보고 진행하시는 경우가 많습니다. 그런데 미국에서는 특허상표청에 등록하지 않았더라도, 특정 지역에서 먼저 간판을 걸고 영업해 온 사업자가 강한 권리를 갖게 됩니다.
실제로 세계적인 햄버거 체인도 이 벽에 부딪힌 적이 있습니다. 어느 작은 도시에서 같은 이름으로 먼저 영업하던 로컬 가게가 있었고, 법원이 그 가게의 선사용을 인정했거든요. 결국 그 체인은 해당 지역에 매장을 낼 수 없게 됐습니다. 규모나 자본이 아니라 누가 먼저 썼느냐가 기준이 된 거예요.
그래서 미국상표출원에서는 사용을 보여야 하는 시점이 정해져 있습니다.
| 시점 | 무엇을 하나요 |
|---|---|
| 출원할 때 | 사용의사 또는 실제 사용 중 어느 쪽인지 표시 |
| 등록 결정을 받은 뒤 | 사용 증거와 사용선언서 제출 |
| 등록 5~6년차 | 사용 증거를 다시 제출. 갱신할 때도 동일 |
결국 미국에서는 등록이 아니라 사용이 권리의 기준입니다. 한국처럼 출원만 해 두면 된다는 생각은 통하지 않는다는 얘기예요.
여기서 조사 방법도 달라집니다. 등록 데이터베이스만 보시면 등록하지 않고 쓰는 곳이 보이지 않거든요.
| 무엇을 보나요 | 왜 필요한가요 |
|---|---|
| 미국 특허상표청 데이터베이스 | 기본. 다만 등록하지 않고 쓰는 곳은 여기 안 나옴 |
| 같은 이름의 웹사이트 | 실제로 영업하는 곳이 있는지 |
| 소셜 계정, 지역 업체 목록 | 온라인에 흔적이 남아 있는지 |
| 언제부터 쓰고 있는지 | 그 시점이 우리보다 앞서면 판단이 달라짐 |
이 확인을 출원 전에 하셔야 합니다. 등록을 받은 뒤에 발견하시면 이미 쓴 비용이 회수되지 않거든요. 찾으신 결과는 기록으로 남겨 두세요. 화면을 저장하실 때 주소와 날짜가 함께 보이도록 하시면 뒤에 그대로 자료가 됩니다.
선사용이 확인돼도 방법이 없지는 않습니다. 그 지역을 빼고 나머지에서 권리를 확보하는 방식도 있거든요. 상대의 사용 범위가 좁다면 나머지 시장은 열려 있습니다.
사용주의 구조를 아셨다면 이제 실제 심사에서 무엇이 문제가 되는지 보셔야 합니다. 미국상표출원에서 자주 걸리는 지점이 사용선언서거든요. 출원까지는 순조롭게 가다가 이 단계에서 예상 못 한 거절을 받는 경우가 흔합니다.
| 언제 | 무엇을 내나요 | 무엇이 문제가 되나요 |
|---|---|---|
| ① 등록 결정 후 | 사용의사로 냈다면 실제 사용을 보이는 자료 | 지정한 구분 중 일부만 실제로 쓰고 있는 경우 |
| ② 등록 5~6년차 | 사용선언과 표본 | 등록받을 때 넓게 적어 둔 범위를 전부 보여야 함 |
첫 번째 시점부터 보겠습니다. 저희가 진행했던 건인데요. 인공지능 기반 교육 시스템을 만드시는 곳에서 소프트웨어와 교육 서비스를 함께 사용예정으로 내 등록 결정까지 받으셨습니다. 그런데 등록 결정 뒤에 낸 실사용 자료에서 문제가 생겼어요. 교육 서비스 쪽은 아직 시작하지 않아 사용을 보일 수 없었거든요.
이때 대응은 한 가지가 아니었습니다.
| 무엇을 | 구체적으로 |
|---|---|
| 웹사이트 정리 | 상표 표기 위치와 형태를 사용으로 인정되게 수정 |
| 현지 확인 | 미국 협력 대리인에게 표본 적합 여부 확인 |
| 출원 근거 변경 | 외국 등록을 기초로 하는 방식으로 변경 요청 |
| 이후 대비 | 교육 서비스는 5~6년차 선언에서 또 걸리므로 실제 사용 시작 |
이렇게 진행해 등록까지 갔습니다. 여기서 보실 점은 마지막 줄이에요. 한 번 넘겼다고 끝이 아니라 다음 시점이 또 온다는 것이요.
두 번째 시점도 보겠습니다. 등록받을 때 넓게 적어 둔 범위를 몇 년 뒤에 전부 보여야 하니까요. 그사이에 제품군이 바뀌는 경우가 많습니다. 처음 계획했던 품목 중 실제로 팔지 않게 된 게 생기고요. 담당자가 바뀌는 기간이기도 해서 인수인계에서 빠지는 일도 흔합니다.
화장품을 만드시는 곳에서 등록 5년차 사용선언 준비를 시작하셨는데요. 등록된 화장품 구분 전체에 대해 실제 사용 입증을 요구받으셨습니다. 그런데 일부 품목은 입증이 불가능한 상황이었어요.
그대로 내면 전체가 걸릴 수 있었습니다. 그래서 실제로 쓰고 계신 상위 품목만 남기고 나머지를 전부 덜어 내는 방식으로 대응했고, 남긴 범위로 권리를 유지하셨습니다.
다만 덜어 낸 범위는 되돌아오지 않습니다. 그 부분을 다시 확보하시려면 새로 출원하셔야 해요. 그래서 출원할 때 적는 범위가 몇 년 뒤에 부담으로 돌아온다는 점을 기억해 두시면 좋습니다.
사용선언서는 내기만 하면 끝나는 서류가 아닙니다. 심사관이 무엇을 기준으로 보는지 미리 파악하시고, 지정상품별로 사용을 어떻게 보일지 전략을 세워 두시는 게 핵심이에요. 지정상품은 지금 파는 것과 1~2년 안에 낼 것을 기준으로 잡으시고, 사용 자료도 판매 시작 시점부터 모으시면 됩니다.
미국 진출을 준비하시면 법인부터 만들게 되시죠. 계좌와 세무, 판매 채널이 법인에 걸려 있으니까요. 그런데 미국은 사용주의라서, 법인명으로 확정한 브랜드를 이미 현지에서 쓰고 있는 곳이 있다면 그 이름을 못 쓰게 될 가능성이 큽니다.
실제로 이런 일이 있었습니다. 한국의 화장품 기업이 델라웨어주에 법인을 먼저 세우셨어요. 그리고 로고 확정, 패키지 디자인, 생산까지 빠르게 진행하셨습니다. 그런데 뒤늦게 상표 출원을 준비하며 검색해 보니 이미 5년 전부터 같은 이름으로 영업 중인 웹사이트가 있었습니다. 특허상표청에 등록은 없었지만 선사용이 성립하는 상황이었죠.
되돌려야 할 것이 한둘이 아니었습니다.
| 무엇을 | 어떻게 됐나요 |
|---|---|
| 법인명 | 변경 절차를 다시 밟음 |
| 패키지 | 이미 제작한 물량을 전량 폐기 |
| 일정 | 출시가 밀리고 그만큼 비용이 더 들어감 |
이런 상황을 막으시려면 순서를 바꾸시면 됩니다.
| 순서 | 무엇을 | 왜 |
|---|---|---|
| STEP 1 | 선사용 확인 | 특허상표청 데이터베이스와 실제 영업 중인 곳을 함께 조회 |
| STEP 2 | 상표 출원 | 문제가 없다면 사용의사를 근거로 내고 날짜를 선점 |
| STEP 3 | 법인 설립 | 출원이 안정적으로 접수된 뒤에 진행 |
이 순서는 며칠이 아니라 몇 주 차이입니다. 조사와 출원 준비에 걸리는 기간만큼만 법인 설립이 뒤로 가는 거죠. 그런데 얻는 게 하나 더 있습니다. 출원일이 앞당겨진다는 점이요. 법인 설립을 기다리시는 사이에 다른 곳이 같은 이름을 낼 수 있는데, 그 기간만큼 위험이 열려 있는 셈이거든요.
물론 법인을 먼저 세워야 하는 사정도 있습니다. 그때는 선사용 확인만이라도 앞에서 끝내 두세요. 결과가 애매하면 이름을 다시 보시고요. 패키지를 만들기 전이라면 바꾸는 비용이 훨씬 적습니다. 미국 진출의 첫 단추는 법인 설립이 아니라 상표 검토와 출원이에요.
미국상표출원은 비용을 계산하기 전에 구조부터 봅니다. 미국은 등록하지 않고 먼저 써 온 곳에 강한 권리가 생기는 나라라서, 등록을 받아도 그 지역의 사용은 막지 못하거든요.
사용을 보이는 시점도 정해져 있습니다. 등록 결정 뒤에 한 번, 등록 5~6년차에 또 한 번인데요. 두 시점 모두에서 거절이 나올 수 있어서 지정상품별로 미리 준비하셔야 합니다.
순서도 함께 정하셔야 합니다. 선사용 확인과 출원을 먼저 하고 법인 설립을 뒤에 두시면 이름을 다시 바꿀 일이 줄어듭니다.
지정상품 범위와 사용 입증 자료는 업종에 따라 달라집니다. 마크와이드 인사이트에서 국가별 절차를 보신 뒤 무료 상담으로 진행 순서를 함께 잡아 드리겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
미국에 등록하면 그 이름을 전부 막을 수 있나요?
그렇지 않습니다. 미국은 등록하지 않고 먼저 써 온 곳에 권리를 인정하거든요. 다만 그 권리는 실제로 계속 써 온 지역에 미치니, 나머지 시장에서는 우리 권리를 확보하실 수 있습니다.
출원 전 조사는 등록 검색만 하면 되나요?
부족합니다. 등록하지 않고 쓰고 있는 곳은 검색에 나오지 않으니까요. 같은 이름으로 운영되는 웹사이트와 지역 업체를 함께 확인하시고, 언제부터 쓰고 있는지를 보셔야 합니다.
사용선언서는 언제 내나요?
두 번입니다. 사용의사를 근거로 내셨다면 등록 결정 뒤에 실제 사용을 보이는 자료를 내시고, 등록 5~6년차에 사용선언과 표본을 다시 내시게 됩니다. 갱신할 때도 사용을 보이셔야 하고요.
법인부터 세워도 되나요?
권해 드리지 않습니다. 법인명과 브랜드명이 같은 경우가 많아서, 나중에 같은 이름을 먼저 쓰던 곳이 나오면 법인명 변경과 패키지 폐기가 함께 따라오거든요. 선사용 확인과 출원을 먼저 두시는 편이 안전합니다.