미국상표등록에서 비슷한 선행상표를 찾으셨다고 해서 끝나지는 않습니다. 심사가 상표와 상품 두 축을 함께 보기 때문인데요. 관념 차이와 지정상품 한정으로 출원을 설계하는 방법을 조사 단계부터 순서대로 정리해 드립니다.
미국 출원을 준비하시다 비슷한 선행상표를 발견하시면 마음이 급해지시죠. 앞자리 글자 하나만 다른 상표가 이미 등록돼 있는 경우도 있고요. 이때 대개 두 가지 중 하나를 고르시게 됩니다. 이름을 바꾸거나, 그냥 내보고 거절을 기다리는 거예요.
그런데 그 사이에 방법이 하나 더 있습니다. 거절이 나오지 않도록 출원을 설계하는 방법인데요.
아래에서 심사가 무엇을 보는지, 설계로 피하는 방법, 조사 단계에서 하실 일을 정리해 드리겠습니다.
목차
먼저 심사가 무엇을 보는지부터 보셔야 합니다. 상표만 놓고 판단하지 않거든요. 미국 특허상표청 안내는 상표가 혼동을 일으킬 만큼 비슷하고 상품과 서비스가 관련돼 있으면 수요자가 같은 곳에서 나온 것으로 잘못 믿게 될 수 있다고 설명하고 있습니다. 두 가지가 함께 있어야 문제가 된다는 뜻이에요.
여기서 여지가 생깁니다. 상표가 비슷해도 상품 쪽이 서로 떨어져 있으면 결론이 달라질 수 있거든요. 같은 안내가 든 예가 있습니다. 서로 다른 소유자의 동일한 상표가 비누와 아이스크림 바에 각각 등록될 수 있고, 수도꼭지와 항공 운송 서비스에도 그렇다고 적고 있어요. 이름이 똑같아도 함께 등록된 경우가 실제로 있다는 얘기입니다.
두 축이 어떻게 나뉘는지 정리하면 이렇습니다.
| 축 | 무엇을 보나요 | 우리가 쓸 수 있는 부분 |
|---|---|---|
| 상표 | 외관, 발음, 그리고 전체적으로 같은 인상을 주는지 | 두 이름이 떠올리게 하는 뜻이 다르다는 점 |
| 상품과 서비스 | 동일할 필요는 없고 관련돼 있는지 | 겹치는 범위를 덜어 내 관련성을 좁히는 것 |
상표 쪽 판단을 한 가지로만 하지 않는다는 점이 중요합니다. 같은 안내는 철자가 달라도 같게 발음될 수 있다는 점을 들면서, 글꼴이나 도안과 무관한 외관의 닮음과 전체 인상을 함께 봅니다. 여기에 관념이 들어가요. 두 상표가 어떤 뜻으로 읽히는지가 판단 요소에 포함되거든요. 그래서 소리가 비슷해도 뜻이 뚜렷이 다르면 다툴 여지가 생깁니다.
상품 쪽 기준도 알아 두시면 좋습니다. 관련성은 구분 번호가 아니라 실제로 어떻게 팔리는지로 보거든요.
| 관련성을 보는 기준 | 의미 |
|---|---|
| 유통 통로가 동일하거나 비슷한지 | 같은 매장, 같은 온라인 채널에서 팔리는지 |
| 서로 경쟁하는지 | 수요자가 둘 중 하나를 고르는 관계인지 |
| 함께 쓰이는지 | 한 제품을 쓰면서 다른 제품도 쓰게 되는지 |
| 같은 곳이 제공하는지 | 한 회사가 둘 다 만드는 일이 흔한지 |
그래서 넓게 적은 지정상품이 불리하게 작용합니다. 범위가 넓을수록 선행상표와 겹칠 여지가 커지거든요. 반대로 좁히시면 그 여지가 줄어듭니다. 여기가 설계의 출발점이에요.
판단이 언제 이뤄지는지도 보셔야 합니다. 심사관이 선행상표를 찾아 통지를 보내는 시점인데요. 그 통지를 받고 대응하는 방법도 있지만 기간과 비용이 함께 붙습니다. 앞에서 정리해 두시는 편이 낫습니다.
설계는 두 가지를 함께 씁니다. 상표 쪽에서는 관념 차이를, 상품 쪽에서는 한정을 보는 건데요. 어느 하나만으로는 부족한 경우가 많아서 함께 씁니다.
관념 차이부터 보겠습니다. 우리 상표가 어떤 뜻에서 나온 이름인지를 정리하시면 됩니다. 만든 배경이 있으면 그것을 적으세요. 어떤 단어를 합쳤는지, 무엇을 뜻하도록 지었는지가 그대로 자료가 되거든요. 선행상표의 뜻도 함께 보셔서, 두 이름이 서로 다른 것을 떠올리게 한다면 그 차이를 드러내시면 됩니다.
다만 소리가 거의 같다면 관념만으로는 부족합니다. 그래서 상품 쪽을 함께 손봅니다. 선행상표가 걸려 있는 범위와 겹치지 않도록 우리 목록을 좁히는 건데요. 넓은 표현을 그대로 두지 않는 게 핵심입니다.
| 넓은 표현 | 좁힌 표현 |
|---|---|
| 소프트웨어 | 반려동물 건강 기록을 관리하는 모바일 애플리케이션 소프트웨어 |
| 의류 | 영유아용 상의와 하의 |
| 교육 서비스 | 기업 임직원 대상 지식재산 교육 서비스 |
| 화장품 | 얼굴용 기초화장품, 구체적으로 스킨과 로션 |
이 작업은 실제로 파시는 것을 기준으로 하셔야 합니다. 쓰지 않을 범위를 남겨 두시면 그 부분이 그대로 위험이 되거든요. 다만 너무 좁히는 것도 답은 아닙니다. 뺀 범위는 나중에 막지 못하게 되니까요. 기준은 지금 파는 것과 1~2년 안에 넓힐 것입니다. 그 밖은 나중에 추가 출원으로 보시면 됩니다.
구분을 나누는 것도 방법이에요. 한 구분에서 겹친다면 다른 구분으로 범위를 옮겨 잡을 수 있거든요. 다만 옮긴다고 다 풀리지는 않습니다. 앞에서 보신 것처럼 관련성은 구분이 아니라 실제로 함께 팔리는지로 보기 때문이에요. 사용 자료도 함께 준비하시면 좋습니다. 그 범위에서 실제로 쓰고 있다는 자료가 있으면 한정이 설득력을 얻거든요.
어느 쪽에 무게를 둘지는 조사 결과가 정합니다.
| 조사 결과 | 무게를 둘 쪽 |
|---|---|
| 소리가 거의 같음 | 상품 쪽. 겹치는 범위를 덜어 내는 데 집중 |
| 상품이 같은 자리에 있음 | 상표 쪽. 두 이름의 뜻 차이를 정리 |
| 둘 다 겹침 | 이름을 다시 보는 것도 함께 검토 |
실제로 이 방법으로 진행한 곳이 있습니다. 반려동물 관련 앱을 만드시는 곳에서 미국 출원을 준비하시다 문의를 주셨는데요. 조사에서 선행상표가 나왔습니다. 앞자리 글자 하나만 다른 이름이 같은 분야에 등록돼 있었어요.
외관과 발음이 비슷한 건 맞았습니다. 그 부분을 부인하지 않았고요. 대신 두 가지를 준비했습니다. 하나는 두 이름이 떠올리게 하는 뜻이 다르다는 점이었고, 다른 하나는 지정상품이었습니다. 소프트웨어와 서비스 쪽을 모두 구체적으로 적어 선행상표와 겹치는 범위를 덜어 냈어요.
| 미국상표등록을 위해 진행한 상품한정 |
| 1) 9류 Downloadable computer application software for mobile phones and handheld computers, namely, software for detecting pet biometric information, storing pet biometric information, and retrieving pet biometric information for pet identification purposes. 2) 42류 Software as a service (SAAS) services featuring software using artificial intelligence for detecting pet biometric information, storing pet biometric information, and retrieving pet biometric information for pet identification purposes. |
미국에서 실제로 쓰고 있다는 자료도 함께 냈습니다. 공개된 앱과 홈페이지가 그대로 자료가 됐고요. 결과는 거절이유통지 없이 등록이었습니다.
설계를 하시려면 무엇이 걸리는지부터 아셔야 합니다. 그래서 조사가 앞에 옵니다. 조사는 같은 철자만 보지 않아요. 소리가 비슷한 표기와 뜻이 겹치는 표현까지 넣으셔야 합니다. 미국 특허상표청 안내가 철자가 달라도 같게 발음될 수 있다는 점을 들고 있기 때문인데요. 국내 검색으로는 이 충돌이 잘 보이지 않습니다.
도안이 있다면 그 부분도 보셔야 하고요. 글꼴과 무관하게 전체 인상이 닮았는지가 판단에 들어가거든요. 상품 쪽 조사도 함께 하시는 게 좋습니다. 우리가 낼 구분만이 아니라 인접한 구분까지 확인하셔야 해요. 관련성이 유통 통로로 판단되니, 다른 구분이어도 함께 팔리는 상품이면 걸릴 수 있습니다.
조사 결과가 나오면 세 가지로 정리하시면 됩니다.
| 분류 | 어떤 경우 | 다음 단계 |
|---|---|---|
| 그대로 낼 수 있음 | 겹치는 선행상표가 없거나 상품이 멀리 떨어져 있음 | 출원 준비로 바로 진행 |
| 설계가 필요함 | 상표나 상품 중 한쪽만 겹침 | 관념 차이와 지정상품 한정을 함께 적용 |
| 이름을 다시 봐야 함 | 소리와 뜻이 모두 겹치고 상품도 같은 자리 | 브랜드를 알리기 전에 재검토 |
이 분류를 문서로 남겨 두세요. 나중에 다른 나라에 내실 때 같은 판단을 다시 하지 않아도 되거든요. 이름을 다시 보는 판단은 브랜드를 알리기 전에 하시는 편이 낫습니다. 포장과 판매 화면이 나간 뒤에는 바꾸는 비용이 커지니까요. 국내에서만 쓰시던 이름이라면 더 그렇습니다. 국내는 통과했어도 현지에서 걸리는 경우가 있거든요.
사용 자료 준비도 조사 단계에서 시작하시면 됩니다. 미국에서 언제부터 어떻게 쓰고 있는지를 남겨 두시는 건데요. 공개된 앱 화면과 홈페이지가 그대로 자료가 됩니다. 날짜가 드러나게 갈무리해 두시면 뒤에 그대로 쓰실 수 있어요.
화면은 바뀌기 전에 모아 두셔야 합니다. 개편하고 나면 예전 화면을 다시 찾기 어렵거든요. 지정상품과 화면의 내용이 맞는지도 함께 보시고요. 적어 낸 범위와 실제 화면이 어긋나면 자료로 쓰기 어려워집니다.
미국상표등록에서 비슷한 선행상표를 찾으셨다고 끝나지 않습니다. 미국 특허상표청 안내는 상표가 비슷하고 상품이 관련돼 있어야 혼동이 문제 된다고 설명하면서, 동일한 상표가 비누와 아이스크림 바에 각각 등록된 예를 들고 있거든요.
그래서 두 축을 함께 설계합니다. 상표 쪽에서는 두 이름이 떠올리게 하는 뜻의 차이를 정리하고, 상품 쪽에서는 선행상표와 겹치는 범위를 덜어 내는 거예요.
설계는 조사에서 시작합니다. 철자만이 아니라 소리와 뜻, 그리고 인접한 구분까지 확인해 그대로 낼 것과 설계할 것, 이름을 다시 볼 것으로 나누시면 됩니다.
조사 결과에 따라 설계 방법이 달라집니다. 마크와이드 인사이트에서 국가별 절차를 보신 뒤 무료 상담으로 출원 범위를 함께 잡아 드리겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
비슷한 선행상표가 있으면 등록이 안 되나요?
그렇지 않습니다. 미국 특허상표청 안내는 상표가 비슷하고 상품과 서비스가 관련돼 있을 때 혼동이 문제 된다고 설명하거든요. 두 축을 함께 보니 상품 쪽에서 여지를 찾으실 수 있습니다.
이름이 같아도 등록되는 경우가 있나요?
있습니다. 같은 안내는 서로 다른 소유자의 동일한 상표가 비누와 아이스크림 바에, 그리고 수도꼭지와 항공 운송 서비스에 각각 등록될 수 있다는 예를 들고 있어요.
지정상품은 얼마나 좁혀야 하나요?
실제로 파시는 것과 1~2년 안에 넓힐 것을 기준으로 잡으시면 됩니다. 너무 넓으면 선행상표와 겹칠 여지가 커지고, 너무 좁히시면 뺀 범위를 나중에 막지 못하게 되거든요.
국내에서 검색했는데 왜 미국에서 걸리나요?
미국 특허상표청 안내가 철자는 달라도 같게 발음될 수 있다는 점을 유사 판단에 넣고 있기 때문입니다. 그래서 조사에는 소리가 비슷한 표기와 뜻이 겹치는 표현까지 함께 넣으셔야 합니다.