캐나다 상표출원은 마드리드와 개별국이라는 두 가지 방법으로 진행합니다. 어느 쪽을 골라야 하는지, 출원부터 등록까지 어떤 절차를 거치는지, 그리고 캐나다에만 있는 상품 기재 요건까지 순서대로 짚어 정리해 두었습니다.
캐나다는 한국과 교역이 활발한 나라입니다. 식품과 콘텐츠부터 첨단 산업까지 진출 분야가 넓어졌습니다. 그런데 상표를 내보면 다른 나라와 다른 지점에서 자주 막힙니다. 상표 자체가 아니라 상품을 적는 방식 때문입니다.
우리 기준으로 적으면 대부분 보정 통지를 받습니다. 그만큼 등록이 뒤로 밀립니다.
아래에서 출원 방법, 등록까지의 절차, 캐나다만의 특이사항을 순서대로 정리했습니다. 북미 진출을 준비 중이시라면 출원서를 쓰기 전에 보시면 됩니다.
목차
캐나다에 상표를 내는 방법은 두 가지입니다. 마드리드로 지정하는 방법과 캐나다 관청에 직접 내는 개별국 방법입니다. 캐나다는 마드리드에 늦게 들어온 나라입니다. WIPO 자료 기준으로 2019년 6월 17일에 의정서가 발효했습니다.
마드리드의 이점은 관리가 하나로 묶인다는 점입니다. 출원서 하나로 여러 나라를 지정하고 갱신도 한 번에 처리합니다. 대신 국내 상표가 먼저 있어야 합니다. 마드리드는 국내 출원이나 등록을 기초로 삼기 때문입니다.
국내 기초가 초기 몇 해 안에 무너지면 지정국도 함께 흔들립니다. 캐나다만 지정했더라도 마찬가지입니다.
개별국은 캐나다 관청에 직접 내는 방법입니다. 현지 대리인을 선임해 진행합니다. 이 방법의 이점은 상품을 처음부터 캐나다 기준으로 적을 수 있다는 점입니다. 뒤에서 볼 기재 요건이 여기서 달라집니다.
국내에 상표가 없어도 낼 수 있습니다. 캐나다만 먼저 확보해야 하는 상황에서 쓸 수 있는 방법이에요. 거절 이유가 나왔을 때 대응도 빠릅니다. 현지 대리인이 심사관과 직접 주고받기 때문입니다. 장 구성도 자유롭게 잡을 수 있습니다. 문자와 도형을 각각 낼지 결합해 낼지를 캐나다 기준으로 정합니다.
다만 나라가 늘면 부담이 커집니다. 나라마다 대리인을 두고 출원서를 따로 작성해야 합니다.
정리하면 기준은 나라 수와 상품 구성입니다. 서너 개국 이상을 함께 보신다면 마드리드가 편하고, 캐나다가 핵심 시장이거나 상품이 복잡하다면 개별국이 낫습니다.
두 방법을 섞는 경우도 있습니다. 다른 나라는 마드리드로 묶고 캐나다만 개별국으로 빼는 방식입니다.
비용만 놓고 비교하기는 어렵습니다. 캐나다 한 나라만 볼 때는 국제사무국에 내는 기본 수수료가 오히려 부담이 되기 때문이에요. 개별국과 마드리드 비교, 마드리드 국제상표등록에 대해서 더 자세한 내용이 궁금하시다면 아래 칼럼을 읽어보십시오.
캐나다의 절차는 다섯 단계로 움직입니다. 출원, 형식 심사, 실질 심사, 공고, 등록입니다. 출원에서 이미 준비가 필요합니다. 상품을 실제 거래에서 쓰는 표현으로 구체적으로 적어야 합니다.
형식 심사는 서류 요건을 봅니다. 출원인 정보와 수수료, 표장 견본이 갖춰졌는지 확인합니다. 여기서 걸리는 경우는 많지 않습니다. 다만 상품 기재는 이 단계가 아니라 뒤에서 문제가 됩니다.
실질 심사가 본 단계입니다. 식별력이 있는지, 앞서 등록된 상표와 비슷하지 않은지를 봅니다. 이 단계가 깁니다. 출원부터 등록까지 18개월에서 2년 반 이상을 보는 것이 보통입니다.
심사를 통과하면 공보에 실립니다. 공고 뒤 2개월 동안 제3자가 이의를 낼 수 있습니다. 이의가 없으면 등록으로 넘어갑니다. 등록 뒤에는 10년 단위로 갱신합니다. 이의가 들어오면 절차가 길어집니다. 다투는 사안에 따라 기간이 크게 달라집니다.
마드리드로 지정한 경우는 기간이 다르게 움직입니다.
의정서가 지정국 관청에 심사 결과를 18개월 안에 알리도록 정하고 있기 때문입니다. 그래서 등록이 급한 경우에는 마드리드가 오히려 빠를 수 있습니다. 개별국 심사가 길어지는 구간을 피하는 셈이에요. 다만 그 대신 상품 보정이 따라옵니다. 이 부분은 다음 장에서 함께 보겠습니다.
일정은 진출 시점에서 거꾸로 계산합니다. 유통 계약이나 입점에서 등록번호를 요구하는 시점이 있다면 그보다 넉넉히 앞서 출원합니다.
캐나다에서 실제로 발목을 잡는 것은 상표가 아니라 상품입니다. 상품을 어떻게 적었는지가 일정을 정합니다. 캐나다는 포괄적인 표현을 받아 주지 않습니다. 상품의 용도와 형태를 구체적으로 적도록 요구합니다.
배경이 있습니다. 캐나다는 오랫동안 국제 분류 체계를 쓰지 않고 운영해 온 나라입니다. 그 기간에 만들어진 기재 관행이 지금까지 이어지고 있습니다. 분류를 도입한 뒤에도 심사 기준은 그대로 남아 있어요.
심사관은 선등록 상표와 우리 상품을 하나씩 맞춰 봅니다. 뭉뚱그린 표현으로는 이 대조가 되지 않습니다. 반대로 보면 여기에 여지가 있습니다. 상품을 좁혀 적으면 선등록 상표와 겹치지 않는다고 볼 여지가 생깁니다. 그래서 구체적 기재가 부담만은 아닙니다. 거절을 피하는 설계로 쓸 수도 있습니다.
실무에서 자주 나오는 사례가 상품을 넓게 적는 경우입니다. 우리 기준으로는 자연스러운 표현인데 캐나다에서는 통과되지 않습니다. 옷을 파는 곳이 「의류」라고만 적는 경우가 그렇습니다. 어떤 옷인지 적어야 받아들여집니다.
소프트웨어도 마찬가지입니다. 「컴퓨터 소프트웨어」로는 부족하고 무엇을 하는 소프트웨어인지 적습니다. 이때 보정 통지가 옵니다. 답변을 준비해 다시 내면 그만큼 등록이 뒤로 밀릴 수 있습니다. 6개월 이상 늘어나는 경우도 있습니다. 한 번에 정리되지 않으면 통지가 다시 오기 때문이에요.
그래서 출원 전에 상품 목록을 현지 대리인에게 먼저 보냅니다. 검토 비용이 따로 들지만 보정으로 잃는 기간보다 적습니다. 국내 출원서를 그대로 번역해 보내지는 않습니다. 캐나다에서 실제로 쓰이는 표현으로 바꿔 적습니다.
마드리드로 지정한 경우에도 이 문제는 그대로 옵니다. 국내에 적어 둔 상품 표현이 그대로 넘어가기 때문입니다. 오히려 이쪽이 더 번거롭습니다. 국내 기재를 캐나다 기준으로 다시 다듬는 작업이 지정 뒤에 붙습니다. 그래서 캐나다가 핵심 시장이라면 개별국을 권해 드립니다. 처음부터 캐나다 기준으로 적어 두면 보정 자체가 줄어듭니다.
상품 목록은 실제 판매 계획과 맞춰 정리합니다. 지금 파는 것과 1~2년 안에 낼 것을 기준으로 잡습니다. 넓게 적어 두고 싶은 마음이 들지만 캐나다에서는 실익이 적습니다. 넓은 표현일수록 보정 대상이 되기 때문입니다.
품목이 늘어날 예정이라면 나중에 따로 냅니다. 한 번에 넓게 잡는 것보다 시점을 나누는 편이 안전합니다. 등록 뒤에는 갱신만 남습니다. 캐나다는 10년 단위로 갱신하므로 만료일을 등록번호와 함께 관리해 둡니다.
갱신 시점에 상품을 정리하기도 합니다. 실제로 팔지 않게 된 품목은 덜어 내고 남길 것만 유지합니다. 관리 부담은 이 정도입니다. 출원 단계에서 상품만 제대로 잡아 두면 뒤가 단순해집니다.
캐나다 상표출원은 마드리드와 개별국 중에서 고릅니다. 서너 개국 이상이면 마드리드가 편하고, 캐나다가 핵심 시장이거나 상품 구성이 복잡하다면 개별국이 낫습니다.
절차는 출원, 형식 심사, 실질 심사, 공고, 등록의 다섯 단계입니다. 개별국 기준으로 18개월에서 2년 반 이상을 보고, 공고 뒤 2개월 동안 이의신청이 열려 있습니다.
특이사항은 상품 기재입니다. 포괄적인 표현을 받지 않으므로 출원 전에 상품 목록을 캐나다 기준으로 다듬어 두는 편이 결국 빠릅니다.
여기까지 캐나다 상표등록출원 진행 시 꼭 기억해야 될 점들을 정리해드렸는데요. 이외 국가 진출 예정이라면, 아래 삼각형(▶)을 클릭해 국가를 선택해 확인해 보십시오.
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캐나다는 마드리드로 지정할 수 있나요?
지정할 수 있습니다. WIPO 자료 기준으로 캐나다는 2019년 6월 17일에 마드리드 의정서가 발효했습니다. 다만 국내에 적어 둔 상품 표현이 그대로 넘어가므로 보정이 따라오는 경우가 많습니다.
상품을 「의류」라고 적으면 안 되나요?
받아들여지지 않습니다. 캐나다는 상품의 용도와 형태를 구체적으로 적도록 요구하므로, 어떤 옷인지까지 적어야 심사가 진행됩니다.
등록까지 얼마나 걸리나요?
개별국 기준으로 18개월에서 2년 반 이상을 봅니다. 마드리드로 지정하면 의정서가 심사 결과 통지 기한을 18개월로 정하고 있어 이 구간이 짧아질 수 있습니다.
등록 뒤에는 무엇을 관리하나요?
갱신입니다. 캐나다 상표는 10년 단위로 갱신하므로 만료일을 등록번호와 함께 관리해 두시면 됩니다.
