수출 브랜드라면 다들 한 번쯤은 해외 기업으로부터 상표 사용금지 요청을 받게 마련입니다. ‘어떡하지…?’ 상표권침해경고장을 받는 순간, 머릿속이 새하얘집니다. 국내도 아닌 외국어로 된 경고장이라면 더욱 막막합니다. 속으로는 ‘포기를 해야 하나’ 싶기도 합니다.
하지만 누구보다 깊은 애정이 담긴 ‘내 브랜드’를 포기하고 싶진 않으실 겁니다. 그리고 경고장을 보낸 쪽이 항상 옳은 것도 아닙니다. 실제로 상대측 주장이 터무니없는 경우도 적지 않습니다.
가장 현명한 방법은 공문을 제대로 파악해 전략을 세우는 것입니다. 지금부터 화장품·미용제품 S브랜드 육 대표님의 실제 사례와 함께, 감정적으로 움직이기 전에 확인해야 할 3가지를 정리해 드리겠습니다.
해외 상표침해 경고장, 대응 방향 무료로 상담받기
1. 경고장을 보낸 상대의 상표가 정말 유효한가요?
경고장을 받으면 상대측 주장이 맞다는 전제로 움직이기 쉽습니다. 하지만 가장 먼저 해야 할 일은 상대측 상표가 실제로 유효한 등록 상표인지 확인하는 것입니다.
해외상표에 대한 정보는 TMview에서 확인 가능합니다.
TMview에서 해외상표 검색하는 방법
그런데 여기서 의외로 간과하는 포인트가 하나 있습니다. 공문을 보낸 상대가 해당 상표의 실제 권리자인지 확인하는 것입니다. 권리자도 아니면서 사용금지 요청을 하는 경우가 간혹 있기 때문입니다. 또한, 상대측 상표가 등록이 완료되어 현재 유효한 상태인지, 아니면 출원 중이거나 존속기간이 만료된 상태는 아닌지도 확인해야 합니다.
다시 한번 순서를 정리해보면,
① 해외 상표 확인: TMview 또는 구글 검색으로 보완
② 권리자 확인: 공문 발신자가 실제 상표권자인지 대조
③ 출원·공고 상태인 경우: 거절 가능성이 있으므로 등록 결정까지 대기할지 판단
상대가 보낸 공문이 법적으로 의미 있는 것인지, 이 단계에서 1차로 걸러집니다.
2. 상대측 상표가 유효하더라도, 내 상표를 못 쓰게 할 수 있나요?
상대측 상표의 유효성을 확인했다면, 이제 그 권리가 내 상표에까지 미치는지를 따져봐야 합니다. 세 가지를 확인합니다.
첫째, 상표의 식별력입니다. 등록상표 안에 포함되어 있다고 해도 식별력(독점성) 없는 부분만 사용상표와 유사한 경우에는 상표권을 주장할 수 없습니다. 예를 들어 상대방이 ‘우유’라는 단어를 포함한 상표를 등록했다고 해서, ‘우유’라는 보통명칭 자체를 독점할 수는 없습니다. 자기 성명·상호, 사용방법, 효능, 가격, 현저한 지리적 명칭도 마찬가지입니다.
둘째, 상표의 유사 여부입니다. 상표는 외관·칭호·관념 세 가지를 기준으로 판단하는데, 이 중 하나라도 뚜렷이 다르면 유사하다고 보기 어렵습니다. 또, 침해가 성립하려면 상표만 유사한 것으로는 부족하고 지정상품까지 유사해야 합니다.
셋째, 내 상표의 선사용 여부입니다. 예를 들어 오랫동안 ‘솥뚜껑 식당’이라는 상호로 영업해 왔는데 10년 뒤 누군가 ‘솥뚜껑’을 상표로 등록했다면, 그 상표권의 효력이 내게 미치지 않을 수 있습니다.
정리하면 아래 사항은 검토해봐야 합니다.
① 내 사용상표가 식별력이 있는 상표(또는 그 일부)와 유사한가?
② 상표 및 상품이 유사한가? — 상표유사 판단: 외관 + 칭호 + 관념, 그리고 지정상품까지 유사해야 침해 성립
③ 선사용권이 있는 경우가 아닌가? — 상대 출원일보다 먼저 사용 + 국내에 알려져 있던 경우, 소상공인 관행 사용
실제로 화장품·미용제품 S브랜드 육 대표님도 2020년 겨울, 핀란드 A업체로부터 공문을 받으셨습니다. 마드리드 국제출원으로 핀란드·일본·유럽 등록을 진행하시던 중이었습니다. 핀란드 A업체는 ① 두 상표가 시각적으로 유사하고 ② 발음도 유사하며 ③ 동일한 상품과 관련되어 ④ 소비자 혼동 위험이 있고 ⑤ 유럽연합·일본에서 등록·사용될 경우 자사 상표권 침해 가능성이 높다고 주장하며, 핀란드는 물론 일본·유럽 지정 출원을 모두 취하하고 사용도 하지 말라고 요구했습니다.
하지만 공문을 뜯어보니, 전체 6글자 중 앞 2글자만 같고 나머지는 전혀 다른 상표였습니다. 외관·칭호·관념을 비교했을 때 앞 2글자 외에는 유사한 점이 전혀 없었고, 같은 앞 글자로 시작하는 상표가 다수 존재한다는 점까지 확인됐습니다.
이에 저희는 ① 두 상표는 관념이 다르고 ② 칭호도 다르며 ③ 같은 앞 글자로 시작하는 상표가 다수 존재하므로 ④ 취하·사용 중단 요구를 받아들일 수 없다는 회신문을 보냈습니다. 동시에, 당장의 분쟁 비용이 부담되셨던 육 대표님을 위해 서울지식재산센터의 기술보호전문가 컨설팅 연계까지 진행했습니다.
터무니없는 주장이었기에 상대측이 재반박해 올 줄 알았지만, 이후 어떤 회신도 이의신청도 없이 그대로 종결되었습니다.
3. 확인 결과에 따라 어떤 방향으로 가야 하나요?
유효성 확인과 유사 여부 판단이 끝나면, 마지막은 대응 방향을 결정하는 단계입니다. 많은 대응 방안이 있겠지만 대개 크게 3가지 정도로 생각해 볼 수 있습니다.
가장 중요한 것은 회신을 하는 것입니다. 침해든 아니든 회신은 하는 것이 좋습니다. 잘못하면 해당 국가에서 수출이 막혀버릴 수 있기 때문입니다. 특히 유럽 등 서구권에서는 지식재산권에 기한 가처분 신청이 국내보다 훨씬 잘 받아들여집니다. 회신하지 않고 방치할 수도 있지만, 만의 하나의 리스크를 안고 해외에 진출하는 것은 너무나 위험한 일입니다.
침해라면 바로 사용을 중지하겠다고 하고, 브랜드를 변경하거나 공존동의·라이선스 계약 등으로 합의하는 방향이 합리적입니다. 침해가 아니라면 적절한 주장과 함께 상대방의 주장을 반박하며 요청을 철회하라고 하면 됩니다. 경우에 따라서는 사용을 중지하면서 반박을 병행하기도 합니다.
이후 합의로 마무리하면 됩니다. 대부분은 침해든 아니든 합의로 절차를 마무리하게 됩니다. 해외에서 심판이나 소송을 진행하는 것은 정말 부담스러운 일이고, 그건 권리자도 마찬가지이기 때문입니다. 검토 결과 상대측이 정당한 권리를 행사하는 것이라면, 상품을 한정하거나 특정 플랫폼에는 입점하지 않겠다거나 상표를 변경해 다시 출원하는 방법 등으로 적절히 합의해 분쟁을 마무리합니다.
그것으로도 안 되고 상대가 강경하게 심판·소송을 고집한다면, 어쩔 수 없이 대응할 수밖에 없습니다. 우리에게 승산이 있다면 꼭 불리한 것만은 아니니, 해외라 다소 두렵더라도 해내면 됩니다.
어떤 방향이든, 경고장을 받자마자 감정적으로 포기하거나 반대로 무시하는 것이 가장 위험합니다. 확인 → 판단 → 대응, 이 순서를 지키는 게 핵심입니다.
상표침해경고장을 받으면 누구나 당황하지만, 겁먹을 필요는 없습니다. 특히 외관·칭호·관념 어느 하나 유사한 점이 없다면 더욱 그렇습니다. 다만 모든 경우가 육 대표님과 같지는 않으므로, 아래 순서를 지키는 것이 중요합니다.
① 먼저 상대측이 보낸 경고장의 내용을 정확히 파악하세요.
② 상대 상표가 유효한지, 효력이 미치는지, 유사(또는 동일)한지, 선사용을 주장할 수 있는지 확인하세요.
③ 판단 결론에 따라 합의·답변·협상 등 내 브랜드를 지킬 맞춤 전략을 세우세요.
흔들리는 마음을 다잡고, 상대측이 놓친 점을 잡아내는 것이 핵심입니다.
지금 전문가와 상담하세요
유사 여부 판단이나 심판 가능성 검토는 글만으로 결론 내기 어려운 영역입니다. 상표의 외관·칭호·관념 비교, 지정상품 범위, 상대측 등록 경위는 경고장 원문을 직접 봐야 정확히 판단할 수 있습니다.
경고장 때문에 잠 못 이루고 계신다면 혼자 감당하지 마시고 편하게 연락 주십시오. 20년 경력의 마크와이드가 확인부터 대응 방향 결정까지 함께합니다.
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수출 브랜드라면 다들 한 번쯤은 해외 기업으로부터 상표 사용금지 요청을 받게 마련입니다. ‘어떡하지…?’ 상표권침해경고장을 받는 순간, 머릿속이 새하얘집니다. 국내도 아닌 외국어로 된 경고장이라면 더욱 막막합니다. 속으로는 ‘포기를 해야 하나’ 싶기도 합니다.
하지만 누구보다 깊은 애정이 담긴 ‘내 브랜드’를 포기하고 싶진 않으실 겁니다. 그리고 경고장을 보낸 쪽이 항상 옳은 것도 아닙니다. 실제로 상대측 주장이 터무니없는 경우도 적지 않습니다.
가장 현명한 방법은 공문을 제대로 파악해 전략을 세우는 것입니다. 지금부터 화장품·미용제품 S브랜드 육 대표님의 실제 사례와 함께, 감정적으로 움직이기 전에 확인해야 할 3가지를 정리해 드리겠습니다.
해외 상표침해 경고장, 대응 방향 무료로 상담받기
목차
1. 경고장을 보낸 상대의 상표가 정말 유효한가요?
2. 상대측 상표가 유효하더라도, 내 상표를 못 쓰게 할 수 있나요?
3. 확인 결과에 따라 어떤 방향으로 가야 하나요?
1. 경고장을 보낸 상대의 상표가 정말 유효한가요?
경고장을 받으면 상대측 주장이 맞다는 전제로 움직이기 쉽습니다. 하지만 가장 먼저 해야 할 일은 상대측 상표가 실제로 유효한 등록 상표인지 확인하는 것입니다.
해외상표에 대한 정보는 TMview에서 확인 가능합니다.
TMview에서 해외상표 검색하는 방법
그런데 여기서 의외로 간과하는 포인트가 하나 있습니다. 공문을 보낸 상대가 해당 상표의 실제 권리자인지 확인하는 것입니다. 권리자도 아니면서 사용금지 요청을 하는 경우가 간혹 있기 때문입니다. 또한, 상대측 상표가 등록이 완료되어 현재 유효한 상태인지, 아니면 출원 중이거나 존속기간이 만료된 상태는 아닌지도 확인해야 합니다.
다시 한번 순서를 정리해보면,
① 해외 상표 확인: TMview 또는 구글 검색으로 보완
② 권리자 확인: 공문 발신자가 실제 상표권자인지 대조
③ 출원·공고 상태인 경우: 거절 가능성이 있으므로 등록 결정까지 대기할지 판단
상대가 보낸 공문이 법적으로 의미 있는 것인지, 이 단계에서 1차로 걸러집니다.
2. 상대측 상표가 유효하더라도, 내 상표를 못 쓰게 할 수 있나요?
상대측 상표의 유효성을 확인했다면, 이제 그 권리가 내 상표에까지 미치는지를 따져봐야 합니다. 세 가지를 확인합니다.
첫째, 상표의 식별력입니다. 등록상표 안에 포함되어 있다고 해도 식별력(독점성) 없는 부분만 사용상표와 유사한 경우에는 상표권을 주장할 수 없습니다. 예를 들어 상대방이 ‘우유’라는 단어를 포함한 상표를 등록했다고 해서, ‘우유’라는 보통명칭 자체를 독점할 수는 없습니다. 자기 성명·상호, 사용방법, 효능, 가격, 현저한 지리적 명칭도 마찬가지입니다.
둘째, 상표의 유사 여부입니다. 상표는 외관·칭호·관념 세 가지를 기준으로 판단하는데, 이 중 하나라도 뚜렷이 다르면 유사하다고 보기 어렵습니다. 또, 침해가 성립하려면 상표만 유사한 것으로는 부족하고 지정상품까지 유사해야 합니다.
셋째, 내 상표의 선사용 여부입니다. 예를 들어 오랫동안 ‘솥뚜껑 식당’이라는 상호로 영업해 왔는데 10년 뒤 누군가 ‘솥뚜껑’을 상표로 등록했다면, 그 상표권의 효력이 내게 미치지 않을 수 있습니다.
정리하면 아래 사항은 검토해봐야 합니다.
① 내 사용상표가 식별력이 있는 상표(또는 그 일부)와 유사한가?
② 상표 및 상품이 유사한가? — 상표유사 판단: 외관 + 칭호 + 관념, 그리고 지정상품까지 유사해야 침해 성립
③ 선사용권이 있는 경우가 아닌가? — 상대 출원일보다 먼저 사용 + 국내에 알려져 있던 경우, 소상공인 관행 사용
실제로 화장품·미용제품 S브랜드 육 대표님도 2020년 겨울, 핀란드 A업체로부터 공문을 받으셨습니다. 마드리드 국제출원으로 핀란드·일본·유럽 등록을 진행하시던 중이었습니다. 핀란드 A업체는 ① 두 상표가 시각적으로 유사하고 ② 발음도 유사하며 ③ 동일한 상품과 관련되어 ④ 소비자 혼동 위험이 있고 ⑤ 유럽연합·일본에서 등록·사용될 경우 자사 상표권 침해 가능성이 높다고 주장하며, 핀란드는 물론 일본·유럽 지정 출원을 모두 취하하고 사용도 하지 말라고 요구했습니다.
하지만 공문을 뜯어보니, 전체 6글자 중 앞 2글자만 같고 나머지는 전혀 다른 상표였습니다. 외관·칭호·관념을 비교했을 때 앞 2글자 외에는 유사한 점이 전혀 없었고, 같은 앞 글자로 시작하는 상표가 다수 존재한다는 점까지 확인됐습니다.
이에 저희는 ① 두 상표는 관념이 다르고 ② 칭호도 다르며 ③ 같은 앞 글자로 시작하는 상표가 다수 존재하므로 ④ 취하·사용 중단 요구를 받아들일 수 없다는 회신문을 보냈습니다. 동시에, 당장의 분쟁 비용이 부담되셨던 육 대표님을 위해 서울지식재산센터의 기술보호전문가 컨설팅 연계까지 진행했습니다.
터무니없는 주장이었기에 상대측이 재반박해 올 줄 알았지만, 이후 어떤 회신도 이의신청도 없이 그대로 종결되었습니다.
3. 확인 결과에 따라 어떤 방향으로 가야 하나요?
유효성 확인과 유사 여부 판단이 끝나면, 마지막은 대응 방향을 결정하는 단계입니다. 많은 대응 방안이 있겠지만 대개 크게 3가지 정도로 생각해 볼 수 있습니다.
가장 중요한 것은 회신을 하는 것입니다. 침해든 아니든 회신은 하는 것이 좋습니다. 잘못하면 해당 국가에서 수출이 막혀버릴 수 있기 때문입니다. 특히 유럽 등 서구권에서는 지식재산권에 기한 가처분 신청이 국내보다 훨씬 잘 받아들여집니다. 회신하지 않고 방치할 수도 있지만, 만의 하나의 리스크를 안고 해외에 진출하는 것은 너무나 위험한 일입니다.
침해라면 바로 사용을 중지하겠다고 하고, 브랜드를 변경하거나 공존동의·라이선스 계약 등으로 합의하는 방향이 합리적입니다. 침해가 아니라면 적절한 주장과 함께 상대방의 주장을 반박하며 요청을 철회하라고 하면 됩니다. 경우에 따라서는 사용을 중지하면서 반박을 병행하기도 합니다.
이후 합의로 마무리하면 됩니다. 대부분은 침해든 아니든 합의로 절차를 마무리하게 됩니다. 해외에서 심판이나 소송을 진행하는 것은 정말 부담스러운 일이고, 그건 권리자도 마찬가지이기 때문입니다. 검토 결과 상대측이 정당한 권리를 행사하는 것이라면, 상품을 한정하거나 특정 플랫폼에는 입점하지 않겠다거나 상표를 변경해 다시 출원하는 방법 등으로 적절히 합의해 분쟁을 마무리합니다.
그것으로도 안 되고 상대가 강경하게 심판·소송을 고집한다면, 어쩔 수 없이 대응할 수밖에 없습니다. 우리에게 승산이 있다면 꼭 불리한 것만은 아니니, 해외라 다소 두렵더라도 해내면 됩니다.
어떤 방향이든, 경고장을 받자마자 감정적으로 포기하거나 반대로 무시하는 것이 가장 위험합니다. 확인 → 판단 → 대응, 이 순서를 지키는 게 핵심입니다.
상표침해경고장을 받으면 누구나 당황하지만, 겁먹을 필요는 없습니다. 특히 외관·칭호·관념 어느 하나 유사한 점이 없다면 더욱 그렇습니다. 다만 모든 경우가 육 대표님과 같지는 않으므로, 아래 순서를 지키는 것이 중요합니다.
① 먼저 상대측이 보낸 경고장의 내용을 정확히 파악하세요.
② 상대 상표가 유효한지, 효력이 미치는지, 유사(또는 동일)한지, 선사용을 주장할 수 있는지 확인하세요.
③ 판단 결론에 따라 합의·답변·협상 등 내 브랜드를 지킬 맞춤 전략을 세우세요.
흔들리는 마음을 다잡고, 상대측이 놓친 점을 잡아내는 것이 핵심입니다.
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유사 여부 판단이나 심판 가능성 검토는 글만으로 결론 내기 어려운 영역입니다. 상표의 외관·칭호·관념 비교, 지정상품 범위, 상대측 등록 경위는 경고장 원문을 직접 봐야 정확히 판단할 수 있습니다.
경고장 때문에 잠 못 이루고 계신다면 혼자 감당하지 마시고 편하게 연락 주십시오. 20년 경력의 마크와이드가 확인부터 대응 방향 결정까지 함께합니다.
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– [전문가칼럼] 해외바이어 계약, ‘이 조항’ 없으면 브랜드 통째로 뺏깁니다