미국 상표 유사 거절이유통지를 받으셨나요? 포기하지 않고 해결할 수 있는 상품 한정, 의견서, 공존동의, 불사용취소 4가지 대응 수단과 상황별 전략을 해외상표 전문 마크와이드가 정리해 드립니다.
미국 특허청(USPTO)에 상표를 출원한 뒤, 심사관으로부터 “기존에 등록된 상표와 유사하다”는 내용의 거절이유통지서를 받고 당황하셨을 수 있습니다.
미국 시장 진출을 앞둔 상황에서 이러한 통지를 받으면 상표 변경이나 출원 포기를 먼저 떠올리시곤 합니다. 그러나 거절이유통지는 확정된 거절 결정이 아니며, USPTO가 부여한 공식적인 반론 기회입니다.
미국 상표 제도에서는 거절이유의 원인과 선행상표권자의 상태에 따라 적용할 수 있는 법적 대응 수단이 마련되어 있습니다. 오늘 글에서는 유사 거절통지를 받았을 때 검토할 수 있는 4가지 대표적인 대응 수단과 상황별 선택 기준을 설명해 드리겠습니다.
미국 상표법 Section 2(d)에 따른 거절은 출원한 상표가 기존 등록 상표 또는 선출원 상표와 유사하여 소비자에게 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있다는 의미입니다.
USPTO 심사관은 두 상표가 완전히 똑같지 않더라도 다음과 같은 요소를 종합적으로 비교하여 혼동 가능성을 판단합니다.
지정상품 및 서비스의 연관성: 두 상표가 적용되는 상품이나 서비스가 동일하거나 유통 경로, 타겟 소비자가 겹치는지 여부
중요한 점은 단순 표기의 일치 여부만 보는 것이 아니라, 실제 시장에서 소비자가 두 브랜드를 같은 출처로 오인할 가능성이 있는지를 본다는 것입니다. 따라서 이 혼동 가능성을 객관적인 논리로 반박하거나 구분을 명확히 하면 거절이유를 해소할 수 있습니다.
선행상표와의 관계 및 현재 사업 상황에 따라 다음과 같은 4가지 수단을 단독 또는 복합적으로 활용할 수 있습니다.
[1] 지정상품 한정 및 삭제
적용 상황: 상표 이름은 유사하지만 실제 판매하려는 세부 상품이 선행상표의 상품과 명확히 구분될 때 적용합니다.
내용: 지정상품의 범위를 구체적으로 축소하거나, 선행상표의 영역과 중복되는 상품을 삭제하는 보정서를 제출합니다. 예를 들어 포괄적인 ‘소프트웨어’에서 ‘반려동물 건강 관리용 모바일 애플리케이션’으로 용도를 한정하여 혼동 가능성을 낮추는 방식입니다.
[2] 의견서 제출
적용 상황: 심사관의 유사 판단에 법리적 또는 사실적 오류가 있다고 판단될 때 진행합니다.
내용: 판례를 바탕으로 표기의 호칭·외관·의미 차이점, 지정상품 간 거래 시장의 이질성, 소비자의 주의 의무 수준 등을 논리적으로 입증하는 답변서를 제출합니다.
[3] 공존동의서 확보
적용 상황: 선행상표권자와 직접 협의가 가능하고, 서로의 시장 영역이 분리되어 있을 때 활용합니다.
내용: 선행상표권자로부터 “당사 상표의 등록 및 사용에 동의하며, 양 상표가 시장에서 공존하더라도 소비자 혼동이 없다”는 서면 합의를 받아 심사관에게 제출합니다. USPTO는 당사자 간의 공존 합의를 비중 있게 인정합니다.
[4] 선행상표에 대한 불사용취소 심판
적용 상황: 거절의 원인이 된 선행상표가 미국 시장에서 최근 3년 이상 실제 사용되지 않고 있을 때 선택합니다.
내용: 미국 상표취소심판원(TTAB)에 해당 선행상표의 취소 심판을 청구하여 선행 권리를 소멸시킨 후 내 상표의 등록을 추진하는 방법입니다.
실제 마크와이드에서 진행한 인공지능 기반 바이오인식 기술 기업 A사의 미국 상표 출원 사례를 소개해 드립니다.
A사는 반려동물 식별 관련 기술로 미국에 상표를 출원했으나, USPTO로부터 유사한 표기의 선행상표가 존재한다는 이유로 거절이유통지를 받았습니다.
당시 선행상표는 일반적인 동물 용품 및 서비스 전반을 포괄하고 있어 인용 발췌된 상태였습니다. 이에 마크와이드는 다음과 같은 단계적 전략으로 대응을 진행했습니다.
지정상품 한정: A사의 지정상품을 일반적인 소프트웨어 및 용품에서 ‘인공지능 기반의 반려동물 생체식별 전용 소프트웨어’로 범위를 명확히 한정했습니다.
법리적 의견서 작성: A사의 상품과 선행상표권자의 상품이 거래되는 유통 채널과 주요 구매자층(B2B 기술 기업 vs 일반 소비자)이 명확히 다르다는 점을 판례 기준에 따라 입증하는 의견서를 제출했습니다.
그 결과, USPTO 심사관은 인용했던 거절이유를 철회하였고 A사는 미국 상표 등록을 완료할 수 있었습니다.
이처럼 거절통지를 받았을 때는 ① 선행상표의 실제 사용 여부, ② 지정상품의 수정 가능성, ③ 선행상표권자와의 협의 가능성을 순차적으로 체크하여 최적의 경로를 설정해야 합니다.
미국 상표 심사 과정에서 발생하는 유사 거절통지는 출원 절차의 끝이 아니라, 법적인 기준에 맞춰 상표권의 범위를 명확히 다듬는 과정입니다.
사안에 따라 상품 구성을 수정하는 것만으로 해소되기도 하고, 법리적 답변서 작성이나 당사자 간 협의가 필요할 수도 있습니다. 거절통지를 받으셨다면 전문적인 분석을 통해 적절한 대응 방안을 검토해 보시는 것을 권해드립니다.
출원한 미국 상표, 유사하다며 거절이유 통지서를 받으셨나요?
수령하신 통지서와 선행상표 정보를 전달해 주시면, 4가지 대응 수단 중 가장 적합한 전략과 성공 가능성을 진단해 드립니다.
Q1. 거절이유 통지를 받은 후 답변서 제출 기한은 얼마인가요?
USPTO의 거절이유통지서 발송일로부터 기본 3개월 이내에 답변서를 제출해야 합니다. 필요한 경우 비용을 납부하고 3개월 연장 신청을 하여 최대 6개월까지 기한을 확보할 수 있습니다.
Q2. 상품 한정과 의견서 제출을 동시에 진행할 수도 있나요?
네, 가능합니다. 지정상품 보정서를 제출하여 범위를 좁히는 동시에, 수정된 지정상품을 기준으로 선행상표와 혼동 가능성이 없다는 내용을 담은 의견서를 함께 제출하는 방식이 실무에서 자주 활용됩니다.
Q3. 선행상표권자에게 공존동의서를 요청할 때 주의할 점은 무엇인가요?
접촉 과정에서 자사의 상표 사용 현황이 선행상표권자에게 상표권 침해 주장의 계기를 제공할 수 있습니다. 따라서 공존동의 요청 전, 자사 상표의 미국 내 사용 여부와 침해 리스크를 사전 검토한 뒤 신중하게 접근해야 합니다.