미국 상표 의견서 작성으로 거절 통지를 극복하는 전략을 안내합니다. 미국 특허청의 혼동 가능성 기준과 공존 등록례를 활용한 해외상표 전문 마크와이드의 대응법을 확인하세요.
미국 특허청 심사관으로부터 거절이유통지서를 받았다면, 이를 극복하기 위한 서면 절차가 바로 미국 상표 의견서 제출입니다.
미국에 상표를 출원한 후 선행상표와 유사하다는 이유로 거절 통지를 받으면 상표 변경이나 출원 포기를 먼저 생각하시는 경우가 많습니다. 영문 통지서에 명시된 거절 문구 때문인데요.
그러나 거절 통지는 심사관의 1차적 판단일 뿐입니다. 미국 특허청의 판단 기준을 정확히 파악하고 논리적인 미국 상표 의견서를 제출하면 상표 변경 없이 등록 승인을 이끌어낼 수 있습니다.
오늘 글에서는 비유사 논거 구성법과 실제 거절 극복 사례를 설명해 드리겠습니다.
목차
미국 상표법상 거절 판단은 판례인 듀퐁 요소(DuPont Factors)에 기반을 둡니다. 심사관은 단지 문자의 표기 방식만 보는 것이 아니라, 시장에서 소비자가 느낄 상업적 인상을 종합적으로 검토합니다.
| 구분 | 주요 비교 및 평가 항목 | 상세 내용 |
| 상표 간의 유사성 | 호칭, 외관, 관념 및 상업적 인상 | 두 상표의 발음(호칭), 모양(외관), 의미(관념) 및 소비자가 느끼는 전체적인 상업적 인상(Commercial Impression)을 종합 비교 |
| 상품 및 서비스 간의 연관성 | 지정상품 동일성, 유통 채널, 타깃층 | 지정상품의 동일·유사 여부, 제품이 유통되는 채널 및 실제 구매하는 타깃 소비자층의 중복 여부 판단 |
통상 심사관은 출원상표 내에 선행상표의 단어가 일부 포함되어 있거나 지정상품의 분류가 동일할 경우 1차적으로 거절 통지를 발송합니다.
이때 제출하는 미국 상표 의견서는 심사관이 지적한 상업적 인상의 동일성을 상쇄하고, 시장 내 구별 가능성을 입증하는 역할을 합니다.
선행상표에 포함된 특정 단어가 이미 해당 산업 분야에서 흔하게 사용되고 있다면, 해당 단어 자체의 독점력은 현저히 낮아집니다. 이 경우 공존 등록례를 수집하여 논거를 세우는 방식이 유효합니다.
미국 특허청 공존 등록례 조사 및 제시:
미국 특허청 데이터베이스를 검색하여 동일한 상품류 내에서 선행상표의 핵심 단어를 포함한 타인의 상표들이 이미 다수 등록되어 있음을 입증합니다.
관련 등록 상표들이 시장에서 문제없이 공존하고 있다는 사실을 서면 증거로 제시하면, 해당 단어가 특정인에게 독점권이 강하게 부여되는 단어가 아님을 증명할 수 있습니다.
전체적 상업적 인상의 차이 강조:
선행상표의 단어 앞뒤에 접두어나 다른 단어가 결합하여 기존 상표와는 완전히 다른 구체적 관념이나 인상을 형성한다는 점을 어필합니다. 이를 통해 두 상표를 결합하여 비교했을 때 소비자 입장에서 충분히 구별 가능하다는 결론을 도출합니다.
실제로 마크와이드에서 진행한 건강보조식품 및 음료 브랜드 R사의 사례를 소개해 드립니다.
R사는 미국에 5류 및 32류 상표를 출원하였으나, 미국 특허청 심사관으로부터 선행상표 R을 포함하고 있어 외관과 발음, 상업적 인상이 유사하다는 거절이유통지서를 받았습니다.
당시 지정상품도 유사하고 문자가 포함되어 있어 등록이 까다로워 보였으나, 마크와이드는 다음 두 가지 핵심 논리로 미국 상표 의견서를 작성했습니다.
[거절이유 대응을 위한 2가지 핵심 논리]
| 구분 | 핵심 대응 전략 | 세부 설명 및 적용 내용 |
| 공존 등록례를 통한 독점력 약화 입증 | 선행상표 단어의 독점권 제한 주장 | 5류 및 32류 내에서 ‘R’ 단어를 포함한 타인의 상표가 다수 공존하여 이미 등록되어 있음을 검색 데이터로 제시하고, 해당 단어 자체의 독점력이 약화되어 있음을 강조 |
| 상업적 인상 차이 소명 | 전체적 상표의 비유사성 어필 | R사 상표에 결합된 접두어가 단독 상표 ‘R’과는 다른 진취적인 의미와 상업적 인상을 형성함을 명시하여 상표 비유사를 주장 |
심사관은 제시된 논리를 인정하여 거절이유를 철회하였고, 별도의 출원 포기나 상표 변경 없이 최종적으로 미국 상표 등록을 완료하였습니다.
미국 상표 출원 중 전달받는 거절이유통지서는 출원 절차를 바로 중단해야 함을 의미하지 않습니다.
선행상표의 권리 범위, 해당 산업군 내 공존 등록 현황, 그리고 지정상품 한정 및 비유사 주장 여부를 다각도로 검토하면 거절을 극복할 실질적인 대안을 도출할 수 있습니다.
미국 상표 대응 시 상황에 따라 적용할 수 있는 추가적인 전략 칼럼입니다.
“당황스러운 거절 통지서, 혼자 고민한다고 답이 나오지 않습니다.”
수령하신 거절이유통지서나 출원 서류를 전달해 주세요.
복잡한 법률 용어 대신 현 상황에서 ‘등록 승인 가능성을 높이는 서면 작성 방향’이 무엇인지 해외상표 전문 변리사가 직접 1:1로 진단해 드립니다.
미국 특허청 거절이유통지서 발송일로부터 기본 3개월 이내에 답변서를 제출해야 합니다. 필요한 경우 수수료를 납부하고 3개월 연장 신청을 하여 최대 6개월까지 제출 기한을 확보할 수 있습니다.
수량에 정해진 기준은 없으나, 해당 상품 분류 내에서 선행상표의 주요 구성 요소가 다수 등록되어 사용되고 있음을 심사관에게 입증할 수 있을 정도의 대표 사례들을 선별하여 제출합니다.
미국 특허청에 답변서를 제출한 후 심사관이 이를 재심사하여 승인 또는 2차 거절통지를 내리기까지는 통상 1개월~3개월 정도 소요됩니다.