일본 상표 거절이유 통지를 받았다면 인용상표부터 확인해야 해요. 지정상품 보정, 불사용취소심판, 동의서 제도까지 3가지 대응 방법을 정리했어요.
일본 상표 거절이유 통지를 받으면 먼저 드는 생각은 등록을 포기해야 하나입니다. 하지만 통지서에 적힌 인용상표가 곧 결론은 아니에요.
일본 상표법은 선행 등록상표와 같거나 비슷한 상표를 거절 이유로 두면서도, 그 이유를 없애는 절차를 함께 두고 있습니다. 지금 확인할 기준은 두 가지예요.
인용상표의 지정상품이 우리 출원과 어디까지 겹치는지, 그리고 그 인용상표가 일본에서 실제로 쓰이고 있는지입니다. 겹치는 범위가 좁으면 보정으로 정리되고, 쓰이지 않는 상표라면 취소심판을 검토할 수 있어요.
목차
일본 상표 거절이유 통지는 심사관이 거절 결정을 내리기 전에 출원인에게 이유를 알리고 의견서를 낼 기회를 주는 절차예요. 통지서에는 어떤 등록상표가 인용됐는지, 어떤 지정상품에서 겹친다고 봤는지가 적혀 있습니다.
선행 등록상표를 이유로 한 거절은 일본 상표법 제4조 제1항 제11호에 근거합니다. 조문은 출원일 전에 출원된 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표로서, 그 등록상표의 지정상품이나 지정역무와 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 것을 대상으로 합니다.
응답 기한은 대응 방법을 정하기 전에 확인할 값입니다. 일본 특허청 자료에 따르면 상표 거절이유 통지의 지정 기간은 일본 국내 거주자가 40일, 재외자가 3개월이에요.
한국 기업은 재외자에 해당하므로 3개월을 기준으로 잡으면 됩니다. 여기에 기간이 끝나기 전 1개월 연장을 청구할 수 있고, 기간이 지난 뒤에도 2개월 연장을 청구할 수 있어요.
다만 2022년 1월 1일부터 적용된 운용에는 제한이 하나 있습니다. 지정 기간 안에 의견서를 이미 제출했다면, 기간 경과 후 연장 청구는 받아들여지지 않아요.
절차가 끊기는 지점은 대부분 여기입니다. 인용상표의 사용 여부를 조사하는 데 시간을 쓰다가 연장 청구 시점을 놓치면, 대응할 방법이 있어도 절차가 먼저 종료됩니다.
일본 상표 거절이유에 대한 대응은 인용상표를 어떻게 처리하는지에 따라 나뉩니다. 실무에서 쓰는 방법은 세 가지예요.
첫 번째 방법은 인용상표의 지정상품과 겹치는 상품만 출원에서 덜어내는 것입니다. 제11호가 상품의 동일이나 유사를 요건으로 하는 이상, 겹치는 부분이 사라지면 그 이유는 유지되지 않아요.
다만 보정에는 제한이 있습니다. 지정상품이나 상표에 관한 보정이 요지를 변경하는 것일 때 심사관이 결정으로 그 보정을 각하하도록 정하고 있어요.
비용과 기간이 적게 든다는 점은 분명한 장점입니다. 반대로 사업에 필요한 상품까지 덜어내면 등록은 받아도 보호 범위가 좁아지므로, 어느 상품을 남길지는 출원 단계에서 판단할 문제예요.
두 번째 방법은 인용상표가 일본에서 쓰이지 않을 때 씁니다. 일본 상표법은 계속해서 3년 이상 일본 국내에서 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 누구도 지정상품에 관한 등록상표를 사용하지 않았을 때, 누구든지 그 상표등록의 취소를 구하는 심판을 청구할 수 있다고 정합니다.
이 절차의 특징은 증명 책임에 있어요. 같은 조 제2항에 따라 사용 사실을 증명할 부담은 청구인이 아니라 상표권자 측에 있습니다.
일본 특허청이 낸 상표등록 취소심판 안내의 입증 참고 자료도 이 구조를 명시합니다. 증명이 필요한 기간은 심판 청구 등록일 전 3년이며, 실제로 사용했더라도 증명하지 못하면 등록이 취소된다고 밝히고 있어요.
제50조 제3항도 확인해야 합니다. 심판 청구가 있을 것을 안 뒤에 이루어진 사용은, 청구 등록 전 3개월 사이의 사용이라면 제1항의 사용으로 보지 않는다는 규정이에요.
세 번째 방법은 2024년 4월 1일부터 시행된 제도입니다. 일본 상표법은 제11호에 해당하는 상표라도 출원인이 선행 등록상표권자의 승낙을 받았고, 양측 업무에 관한 상품이나 역무 사이에 혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 제11호를 적용하지 않는다고 정하고 있어요.
일본 특허청 안내에 따르면 승낙과 혼동 우려가 없다는 점을 증명하는 서류를 함께 제출해야 합니다. 상대방이 협의에 응할 여지가 있을 때 검토할 방법이에요.
국내 헬스케어 브랜드 기업이 일본에 상표를 출원한 뒤 선행상표 2건을 이유로 거절이유 통지를 받은 사례가 있습니다. 인용상표가 하나가 아니었기 때문에 한 가지 방법만으로는 정리되지 않는 상황이었어요.
첫 번째 인용상표는 지정상품 일부를 삭제하는 방식으로 처리했습니다. 두 번째 인용상표에 대해서는 불사용취소심판을 청구해 등록을 제거했어요.
두 방법을 나눠 적용한 뒤 해당 출원은 등록이 완료됐습니다. 인용상표별로 겹치는 범위와 사용 여부가 달랐기 때문에, 대응도 건별로 달라진 사례예요.
일본 상표 거절 대응에서 기간과 비용을 정하는 요소는 어떤 방법을 선택하는지입니다. 보정은 절차 안에서 끝나지만, 취소심판은 별도의 심판 절차가 추가돼요.
기간은 응답 기한과 심판 절차를 함께 봐야 해요. 재외자 기준 3개월에 기간 내 1개월, 기간 경과 후 2개월 연장을 더하면 일본 특허청이 안내한 운용 범위에서 최대 6개월을 확보할 수 있습니다.
취소심판은 청구서 부본 송달과 답변서 제출을 거쳐 심리가 진행됩니다. 그래서 청구 시점을 언제로 잡느냐가 전체 일정에 영향을 줘요.
효력 발생 시점은 청구 시기를 정할 때 기준이 됩니다. 심판으로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되면, 상표권은 그 심판 청구의 등록일에 소멸한 것으로 본다고 정하고 있어요.
무효심판과 달리 등록 시점까지 거슬러 올라가지 않습니다. 그래서 심판 청구를 언제 등록했는지가 그대로 기준 시점이 돼요.
심판이 기각되는 경우도 계산에 넣어야 합니다. 상표권자가 요증기간 안의 사용을 증명하면 인용상표는 그대로 남고, 대응은 보정이나 동의서 제도로 다시 정하게 돼요.
거절 결정이 나온 뒤에도 절차가 끝나지는 않습니다. 일본 상표법 제44조의 거절사정 불복심판은 결정 등본 송달일 다음 날부터 3개월 안에 청구할 수 있어요.
이 지점에서 비용이 한 번 더 늘어납니다. 그래서 통지를 받은 시점에 어느 방법을 쓸지 정해 두는 편이 결과적으로 지출을 줄입니다.
일본 상표 거절이유 통지에 대응할 때 착수 전에 정해야 할 사항은 3가지입니다. 인용상표별로 어느 방법을 적용할지, 지정상품 중 어디까지 남길지, 그리고 응답 기한을 어떻게 관리할지예요.
이 판단은 통지서를 받은 직후에 해야 합니다. 인용상표의 사용 증거 조사에는 시간이 필요하고, 취소심판을 선택한다면 청구 등록일이 곧 취소의 기준 시점이 되기 때문이에요.
인용상표가 여러 건이면 방법을 섞어 쓰는 설계도 필요합니다. 앞의 사례처럼 한 건은 보정으로, 다른 한 건은 취소심판으로 처리하는 조합이 가능해요.
해외상표 대응 기록은 마크와이드 인사이트에 국가별로 정리돼 있으니 비슷한 유형을 먼저 확인해 보셔도 좋습니다.
일본 상표 거절이유 통지는 대응 방법을 정하기 전에 인용상표의 지정상품 범위와 사용 여부를 먼저 확인해야 합니다. 착수 전 사전 검토가 필요하시면 언제든 연락주십시오.
Q. 상표권자가 사용 증거를 냈는데 지정상품 중 일부에만 해당하면 어떻게 되나요?
일본 상표법 제50조 제1항은 각 지정상품 또는 지정역무에 대한 등록상표의 사용을 기준으로 삼고, 그 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 청구할 수 있도록 정하고 있어요. 증명된 범위와 증명되지 않은 범위가 나뉠 수 있으므로, 청구 범위를 어떻게 잡을지는 인용된 상품과 겹치는 부분을 기준으로 정합니다.
Q. 심판을 청구한 사실을 알고 상대방이 급히 사용을 시작하면 소용이 없나요?
일본 상표법 제50조 제3항이 이 상황을 정하고 있습니다. 심판 청구가 있을 것을 안 뒤에 이루어진 사용이고 그 사용이 청구 등록 전 3개월 사이에 있었다면, 청구인이 그 사정을 증명한 경우 제1항의 사용으로 보지 않아요. 다만 상표권자가 정당한 이유를 밝히면 적용되지 않습니다.
Q. 동의서 제도는 상대방의 승낙만 있으면 되나요?
승낙만으로는 부족합니다. 일본 상표법 제4조 제4항은 승낙과 함께 혼동을 일으킬 우려가 없을 것을 요건으로 두고 있고, 일본 특허청은 승낙과 혼동 우려가 없다는 점을 증명하는 서류를 제출하도록 안내하고 있어요. 심사관이 제출 자료를 근거로 구체적 사정을 판단합니다.