해외 상표 무단선점은 나라를 가리지 않고 벌어집니다. 공고 시점에 따라 달라지는 대응 방법과 변형된 출원까지 대상이 되는 이유, 그리고 현지 판매 자료가 없을 때 실제로 내는 증거를 조약 원문을 근거로 정리했습니다.
해외 상표 무단선점은 아직 진출하지 않은 나라에서 먼저 벌어집니다. 바이어와 계약을 앞두고 현지 상표를 조사하다가 알게 되는 경우가 많아요.
이때 걸리는 문제가 두 가지입니다. 그 나라에서 판 적이 없는데 우리 브랜드임을 무엇으로 보이느냐, 그리고 언제까지 다툴 수 있느냐입니다.
다행히 두 가지 모두 나라를 가리지 않는 기준이 있습니다. 대부분의 나라가 들어와 있는 조약이 근거예요.
아래에서 시점, 변형 출원, 증거 순서로 정리했습니다. 조사 결과를 받아 보셨다면 이 순서대로 보시면 됩니다.
무단선점을 발견하면 먼저 볼 것이 있습니다. 상대방 출원이 현지 상표공보에 공고됐는지, 공고됐다면 며칠이 지났는지입니다. 공고 기간 안이라면 이의신청으로 등록 전에 다툽니다. 기간이 지나 등록까지 마쳤다면 등록을 없애는 절차로 넘어갑니다.
두 절차는 준비하는 서류가 다릅니다. 그래서 며칠 차이로 진행 방법이 바뀝니다.
이의신청 기간은 나라마다 다릅니다. 필리핀은 공고일부터 30일이고, 캐나다는 공고일부터 2개월입니다.
두 나라의 기간이 두 배 넘게 차이 납니다. 그래서 조사 결과를 받으면 그 나라의 기간부터 확인합니다.
기간을 놓쳤다고 방법이 없어지지는 않습니다. 파리협약은 잘 알려진 상표를 무단으로 등록한 경우 등록일부터 최소 5년의 취소 청구 기간을 보장하도록 정하고 있어요.
여기서 더 나아가는 조항도 있습니다. 같은 협약은 악의로 등록되거나 사용된 상표에 대해서는 취소나 사용금지를 청구하는 기간에 제한을 두지 않도록 정하고 있습니다.
무단선점 사안에서 이 부분이 중요합니다. 상대방이 우리 브랜드를 알고 먼저 냈다는 점을 보일 수 있다면 시간이 지났다는 이유만으로 막히지 않는다는 뜻이기 때문이에요.
다만 기간에 제한이 없다는 것과 다투기 쉽다는 것은 다릅니다. 시간이 지날수록 상대방의 사용 실적이 쌓이고 우리 쪽 자료는 흩어집니다.
절차 비용도 뒤로 갈수록 커집니다. 이의신청보다 무효나 취소를 구하는 절차가 오래 걸리고 서류도 많습니다.
그래서 발견한 시점에 바로 판단하는 편이 낫습니다. 며칠을 미루는 사이에 공고 기간이 끝나는 경우가 실제로 있습니다.
한 가지 더 확인할 것이 있습니다. 그 나라가 상표권을 등록으로 취득하는 나라인지, 사용으로도 권리를 인정하는 나라인지입니다.
등록으로 권리가 생기는 나라에서는 국내에서 오래 썼다는 사정만으로 현지 권리가 생기지 않습니다. 먼저 낸 쪽이 유리한 구조라 다툴 근거를 따로 만들어야 합니다.
무단선점은 상표를 그대로 베낀 경우만 해당한다고 보기 쉽습니다. 실제로는 일부를 바꾼 출원이 더 흔합니다. 철자 하나를 바꾸거나 도형을 조금 손보는 방식입니다. 검색에 걸리지 않게 하려는 목적이 있는 경우도 있어요.
이런 출원도 다툴 수 있습니다. 파리협약은 잘 알려진 상표를 복제한 경우뿐 아니라 혼동을 일으킬 수 있는 모방이나 번역까지 거절이나 취소의 대상으로 정하고 있습니다.
상표의 일부만 가져온 경우도 들어갑니다. 같은 조항은 상표의 본질적인 부분을 복제하거나 혼동을 일으킬 만하게 모방한 경우에도 적용된다고 밝히고 있어요.
그래서 다툼의 내용이 달라집니다. 두 상표가 얼마나 똑같은지를 겨루는 대신, 혼동이 생기는지와 상대방이 알고 냈는지를 보이는 쪽으로 갑니다.
상대방이 누구인지도 함께 봅니다. 거래를 하던 상대가 낸 경우라면 별도의 근거가 있습니다.
파리협약은 상표권자의 대리인이나 대표자가 권한 없이 자기 이름으로 출원한 경우를 따로 정하고 있습니다. 상표권자는 그 출원에 이의를 제기하거나 등록의 취소를 청구할 수 있고, 그 나라 법이 허용하면 등록을 자기 앞으로 넘겨받도록 청구할 수도 있어요.
수출기업에서 실제로 걸리는 상황이 여기입니다. 현지 유통사나 대리점이 계약 기간 중에 상표를 자기 이름으로 낸 경우가 그렇습니다.
이 조항은 사용에도 미칩니다. 같은 협약은 상표권자가 허락하지 않은 대리인의 사용에도 이의를 제기할 수 있도록 정하고 있습니다.
그래서 상대방을 특정하는 일이 먼저입니다. 출원인 이름과 주소를 보고 거래 이력이 있는지 확인합니다.
거래 이력이 있다면 계약서와 주고받은 메일이 그대로 자료가 됩니다. 상대방이 우리 브랜드를 알고 있었다는 사실이 문서로 남아 있기 때문이에요.
거래가 없던 상대라도 방법이 없지는 않습니다. 그때는 우리 브랜드가 그 시점에 이미 알려져 있었는지를 자료로 보입니다.
여기가 수출기업에서 제일 막히는 지점입니다. 그 나라에서 판 적이 없으니 현지 매출 자료가 없습니다. 그런데 판단 기준이 현지 매출만은 아닙니다. 무역 관련 지식재산권 협정은 상표가 잘 알려졌는지를 볼 때 홍보의 결과로 얻은 인식도 함께 고려하도록 정하고 있어요.
즉 팔지 않았어도 알려질 수 있습니다. 광고와 홍보로 그 나라의 관련 수요자에게 알려졌다면 그 사정을 고려한다는 뜻입니다.
같은 협정은 적용 범위도 넓혔습니다. 잘 알려진 상표에 관한 파리협약 조항을 서비스업에도 준용하도록 정하고 있습니다.
그래서 낼 수 있는 자료가 생깁니다. 현지 판매 자료 대신 우리 브랜드가 어디까지 알려져 있었는지를 보이는 자료입니다.
먼저 다른 나라의 등록증입니다. 국내 등록증과 제3국 등록증은 그 상표를 언제부터 우리가 써 왔는지를 보여 줍니다.
온라인 자료도 들어갑니다. 유튜브 채널과 사회관계망 계정은 게시 날짜가 남아 있어 시점을 보이기 좋습니다.
박람회 참가 자료도 자주 씁니다. 참가 신청서와 부스 사진, 참가업체 목록이 함께 나오면 그 시점에 어느 시장을 향하고 있었는지가 보입니다.
수출 서류도 자료가 됩니다. 인접한 나라로 나간 선적 서류와 거래명세서가 여기에 해당합니다.
언론 보도와 잡지 협찬 자료도 넣습니다. 브랜드명이 실린 기사와 지면은 홍보의 결과를 보이는 자료로 쓰입니다.
자료를 모을 때는 두 가지를 함께 봅니다. 날짜가 드러나는지, 그리고 상표가 그대로 보이는지입니다.
날짜가 없는 자료는 힘이 약합니다. 상대방 출원일보다 앞선다는 점을 보여야 하기 때문이에요.
번역과 공증이 필요한 경우도 있습니다. 나라마다 요구하는 형식이 달라 현지 대리인에게 먼저 확인합니다.
실제로 이 방법으로 진행한 사례가 있습니다. 화장품을 수출하는 곳에서 남미 진출을 준비하다가 현지 조사에서 무단선점을 발견했습니다.
상대방은 브랜드를 그대로 쓰지 않았습니다. 일부를 바꾼 형태로 이미 출원해 둔 상태였어요.
이 회사는 그 나라에서 판 적이 없었습니다. 현지 매출 자료가 한 건도 없는 상태에서 이의신청을 준비했습니다.
대신 다른 자료를 모았습니다. 아메리카 대륙과 출원인의 나라인 유럽 쪽 자료를 함께 묶었습니다.
각국 등록증과 유튜브, 사회관계망 게시물이 들어갔습니다. 박람회 참가 자료와 광고, 수출 서류, 언론 보도와 잡지 협찬 자료도 함께 냈습니다.
한 건씩 보면 약한 자료들입니다. 시점 순으로 묶어 놓으니 브랜드가 언제부터 어느 시장에 알려져 있었는지가 드러났습니다.
해외 상표 무단선점은 나라를 가리지 않고 벌어지지만, 대응의 뼈대는 같습니다. 공고 시점을 확인해 이의신청과 등록 후 절차 중에서 정하고, 그 나라의 기간을 먼저 확인합니다.
변형된 출원도 대상입니다. 파리협약은 혼동을 일으킬 수 있는 모방과 번역, 본질적인 부분의 복제까지 포함하고 있고, 대리인이나 대표자가 권한 없이 낸 경우는 따로 다툴 근거가 있습니다.
현지 판매 자료가 없어도 낼 자료가 있습니다. 무역 관련 지식재산권 협정이 홍보의 결과로 얻은 인식도 고려하도록 정하고 있어, 등록증과 온라인 게시물, 박람회와 수출 서류, 언론 자료를 시점 순으로 묶습니다.
무단선점은 발견한 시점에 따라 남은 기간이 달라집니다. 혹 무단선점을 발견하셨을 당시 어려움이 있다면 언제든 연락주십시오.
다른 국가의 해외 상표 무단선점 이야기 살펴보기
그 나라에서 판 적이 없는데 이의신청을 할 수 있나요?
가능합니다. 무역 관련 지식재산권 협정은 상표가 잘 알려졌는지를 판단할 때 홍보의 결과로 얻은 인식도 고려하도록 정하고 있어, 현지 매출 대신 등록증과 홍보 자료를 냅니다.
상표를 조금 바꿔서 낸 경우도 무단선점인가요?
파리협약은 혼동을 일으킬 수 있는 모방이나 번역, 상표의 본질적인 부분을 복제한 경우까지 거절이나 취소의 대상으로 정하고 있습니다. 그대로 베낀 경우만 해당하는 것이 아닙니다.
이의신청 기간을 놓치면 끝인가요?
파리협약은 등록일부터 최소 5년의 취소 청구 기간을 보장하도록 정하고 있고, 악의로 등록되거나 사용된 상표에는 기간 제한을 두지 않도록 정하고 있습니다. 다만 시간이 지날수록 자료를 모으기 어려워집니다.
현지 유통사가 자기 이름으로 냈습니다.
파리협약은 상표권자의 대리인이나 대표자가 권한 없이 자기 이름으로 출원한 경우를 따로 정하고 있습니다. 이의신청이나 등록 취소를 청구할 수 있고, 그 나라 법이 허용하면 등록을 넘겨받도록 청구할 수도 있습니다.