마드리드 센트럴어택, 마크와이드는 이렇게 해결합니다

내 상표가 전 세계에서 한꺼번에 무너질 수 있다면?

마드리드 국제상표등록은 하나의 출원으로 여러 나라에 한 번에 상표권을 확보하는 매우 효율적인 제도입니다. 지정국 수에 따라 개별출원 대비 출원비용을 크게는 70% 이상 절감할 수 있죠. 그런데 이 편리한 제도에는 많은 분들이 놓치는 치명적인 약점이 하나 숨어 있습니다. 바로 센트럴어택(Central Attack)입니다.

실제로 저희 고객사인 Q사는 아직 국내에 심사가 완료되지 않은 상표를 기초로 국제상표등록을 했다가, 국내상표출원이 거절되는 바람에 큰 곤혹을 치렀습니다. 오늘은 이런 마드리드 국제상표등록의 가장 큰 단점인 기초출원 종속, 즉 센트럴어택을 마크와이드가 어떻게 해결하고 있는지 알려드리겠습니다.

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센트럴어택이란 무엇인가

마드리드 의정서상 국제등록은 국제등록일로부터 5년간 본국의 기초출원 또는 기초등록에 종속(dependency)됩니다. 이 5년 안에 기초출원이 거절·취하·소멸되거나 기초등록이 무효·취소되면, 그에 근거한 국제등록과 그로부터 지정한 모든 나라의 보호가 함께 소멸합니다.

즉, 경쟁사나 제3자가 굳이 여러 나라를 상대로 다툴 필요 없이, 본국(대한민국)의 기초상표 ‘한 곳’만 집중적으로 공격해 무너뜨리면 전 세계에 확보해 둔 권리가 도미노처럼 한꺼번에 쓰러집니다. 중심(본국 기초)을 노려 전체를 무너뜨리는 공격이라 하여 이를 ‘센트럴어택’이라 부릅니다.

물론 국제등록이 소멸하더라도 소멸일로부터 3개월 이내에 각국 국내출원으로 전환(transformation)할 수 있는 구제수단은 있습니다. 그러나 이는 나라별로 다시 비용과 절차를 부담해야 하는, 마드리드 제도의 비용절감 이점을 상당 부분 잃어버리는 차선책일 뿐입니다.

그렇다면, 어떻게 막을 것인가

핵심은 단 하나입니다. 기초출원을 최대한 빨리, 흔들리지 않는 상태로 만든 뒤에 국제출원을 하는 것입니다. 5년의 종속기간 동안 기초가 탄탄할수록 센트럴어택의 위험은 줄어듭니다. 마크와이드는 이를 위해 우선심사와 우선권주장 두 제도를 함께 활용합니다.

우선심사(accelerated examination)란 통상 1년 걸릴 심사를 앞당겨 3개월 만에 빠르게 심사하는 것을 말합니다. 보통 출원 후 심사결과 통지까지는 8~10개월 정도가 걸리지만, 우선심사를 신청하면 우선심사하기로 결정한 날로부터 2개월 이내에 무조건 심사결과를 통지하도록 되어 있습니다.

우선권주장(priority claim)이란 해외출원 시 해외출원의 출원일을 국내 출원일로 소급받을 수 있는 제도입니다. 1국의 출원일을 2국에서도 그대로 인정해 주는 특혜적 제도이죠. 다만, 해외출원은 국내출원일로부터 6개월 이내여야 하고, 출원인과 출원내용(상표·상품)이 동일해야 합니다.

이 두 제도를 잘 엮으면 국제등록제도의 비용절감 이점은 그대로 누리면서도, 센트럴어택의 위험은 최소화하며 안정적으로 해외상표를 확보할 수 있습니다.

자, 이렇게 해보십시오

① 국내상표출원 + 우선심사 신청

먼저 국내상표출원을 하면서 동시에 우선심사를 신청합니다. 우선심사를 신청하면 통상 8~10개월 걸리던 심사가 크게 앞당겨져, 늦어도 3개월 안에 출원공고 결정을 받을 수 있습니다.

② 출원공고 확인 후 마드리드 국제출원

출원공고 결정이 난 것을 확인한 뒤 마드리드 국제상표등록출원을 진행합니다. 출원공고까지 진행되었다는 것은 심사관의 거절이유를 넘어선, 그만큼 안정적인 기초라는 의미입니다. 흔들리지 않는 기초 위에서 국제출원을 하므로 센트럴어택의 위험이 크게 줄어듭니다.

③ 우선권주장으로 출원일 소급

마드리드 국제출원을 하면서 국내출원을 기초로 우선권주장을 합니다. 우선심사 덕분에 국내출원부터 공고까지 1~2개월밖에 걸리지 않았으니 6개월 요건도 충분히 충족합니다. 그 결과 선출원주의 판단에서 해외출원의 출원일이 국내상표출원일로 소급되어, 국내출원과 동시에 해외출원을 한 것과 같은 효과를 얻습니다.

결과 — 3중의 효과

이렇게 하면, 마드리드 국제출원을 통한 출원비용 절감 효과를 누리면서도, 국내상표출원의 출원일을 기준으로 선출원주의가 판단되어 출원일 소급의 이익을 얻고, 우선심사를 통해 출원공고 후 마드리드 출원을 하였으므로 기초 상표 자체의 안정성까지 확보하는 3중의 효과를 누릴 수 있습니다.

국내출원 심사결과를 기다릴 시간이 없다면?

하지만 당장 해외출원은 해야겠고, 비용 때문에 국제출원을 강행하고 싶다면? 그러면 할 수 없습니다. 우선은 진행하되, 국내상표는 등록가능성이 높은 상표로 철저히 검토해서 출원하는 수밖에요. 최대한 등록도 가능하고 사용도 가능한 형태로 상표출원을 하고, 의견서를 내든 심사관 면담을 하든 국내출원을 위해 최선을 다해보는 수밖에 없습니다.

그러나 국제상표는 아무리 비용을 절감하더라도 수백만 원의 목돈이 듭니다. 국내상표가 만의 하나 잘못되면 그 비용뿐만 아니라 그동안 마케팅·제조에 들인 모든 비용과 시간이 함께 허사가 됩니다. 우선심사제도를 잘 활용해서 출원공고 후 국제등록을 진행하시라고 강하게 권해 드리는 이유입니다.

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