멕시코상표는 마드리드와 개별출원이라는 두 가지 방법으로 냅니다. 어느 한쪽을 골라야 하는지, 출원부터 등록까지 어떤 절차를 거치는지, 그리고 등록 뒤에 반드시 내야 하는 사용선언서의 기한까지 짚어 정리해 두었습니다.
멕시코는 북미 진출의 한 축입니다. 식품과 화장품, 콘텐츠까지 우리 브랜드가 들어가는 분야가 늘었습니다. 출원 절차 자체는 어렵지 않습니다. 문제는 등록을 받은 뒤입니다. 정해진 시점에 사용선언을 내지 않으면 등록이 사라집니다. 그것도 따로 알려 주지 않고 사라집니다.
아래에서 출원 방법, 등록까지의 절차, 등록 뒤의 사용선언을 순서대로 정리했습니다. 멕시코 진출을 준비 중이시라면 출원 전에 이 순서로 보시면 됩니다.
멕시코에 상표를 내는 방법은 두 가지입니다. 마드리드로 지정하는 방법과 멕시코 관청에 직접 내는 개별출원입니다. 멕시코는 마드리드로 지정할 수 있습니다. WIPO 자료 기준으로 2013년 2월 19일에 의정서가 발효했습니다.
마드리드의 이점은 관리가 하나로 묶인다는 점입니다. 출원서 하나로 여러 나라를 지정하고 갱신도 한 번에 처리합니다. 대신 기간은 긴 편입니다. 멕시코를 마드리드로 지정하면 18개월에서 22개월을 보는 경우가 많습니다.
국내 상표도 먼저 있어야 합니다. 국내에 아무것도 없다면 국내 출원이 앞에 붙습니다. 국내 기초가 초기 몇 해 안에 무너지면 지정국도 함께 흔들립니다. 멕시코만 지정했더라도 마찬가지입니다. 이를 센트럴어택이라 합니다.
개별출원은 멕시코 관청에 직접 내는 방법입니다. 현지 대리인을 선임해 진행합니다. 이쪽이 빠릅니다. 출원부터 공고까지 5개월 정도로 정리되는 경우가 많습니다. 등록이 급한 상황에서 차이가 큽니다. 유통 계약에서 등록번호를 요구하는 경우가 있기 때문이에요.
상품 목록도 멕시코 기준으로 잡을 수 있습니다. 현지 관청이 인정하는 표현에 맞춰 적는다는 뜻이에요. 국내에 상표가 없어도 낼 수 있습니다. 멕시코만 먼저 확보해야 하는 상황에서 쓸 수 있는 방법입니다. 거절 이유가 나왔을 때 대응도 빠릅니다. 현지 대리인이 심사관과 직접 주고받기 때문입니다.
보기 쉽게 마드리드 국제상표등록과 개별국 비교표를 적어두겠습니다.
| | 마드리드 상표등록 (멕시코 지정) | 멕시코 직접 개별국 상표출원 |
| 특징 | 115개 국가에 한 번에 출원 가능 | 멕시코에 직접 상표출원 |
| 장점 | ① 절차 간소화 ② 비용 절감 ③ 상표권 관리의 일원화 ④ 사후관리의 편의성(지정국 추가 가능) | ① 멕시코 상표법에 맞는 정교한 상품 명칭 지정 가능 ② 국내 상표 미출원도 가능 ③ 1개국 진행시 마드리드보다 저렴 ④ 심사관의 거절 이유에 유연하고 신속한 대응 가능 |
| 단점 | ① 국내 출원 또는 등록 상표 필수 ② 센트럴어택 ③ 미가입국가 개별 출원 진행 | ① 각 국가별 출원서 작성 ② 국가별 해외 대리인 선임 ③ 비용 부담 등등 |
| 전문가 추천 | 동시에 3~4개국 이상 출원하며 비용효율성과 관리 편의성이 최우선인 경우 | 멕시코가 핵심 타깃 시장인 경우, 빠른 등록이 필요한 경우 |
정리하면 기준은 나라 수와 일정입니다. 서너 개국 이상이면 마드리드가 편하고, 멕시코가 핵심이거나 등록이 급하다면 개별출원이 낫습니다.
두 방법을 섞어도 됩니다. 다른 나라는 마드리드로 묶고 멕시코만 개별출원으로 빼는 방식입니다. 비용만 놓고 비교하기는 어렵습니다. 멕시코 한 나라만 볼 때는 국제사무국에 내는 기본 수수료가 부담이 되기 때문이에요. 그래서 나라 목록을 먼저 확정합니다. 목록이 정해져야 두 방법의 총액이 비교됩니다.
멕시코의 절차는 네 단계로 움직입니다. 출원, 방식 심사, 실체 심사, 등록 결정입니다.
출원에서는 상표와 상품을 함께 냅니다. 표장 견본, 상품 목록, 출원인 정보를 제출합니다. 서류는 스페인어로 작성합니다. 현지 대리인이 준비하는 부분이지만 원본 자료는 우리 쪽에서 정리해 넘깁니다.
방식 심사는 서류 요건을 봅니다. 수수료 납부와 필수 기재 사항이 갖춰졌는지 확인합니다. 그다음이 실체 심사입니다. 식별력이 있는지, 앞서 등록된 상표와 비슷하지 않은지, 공익에 어긋나지 않는지를 봅니다.
여기서 상품 표현이 자주 걸립니다. 멕시코는 넓고 포괄적인 표현을 그대로 받아 주지 않습니다. 보정 통지가 오면 그만큼 일정이 밀립니다. 답변을 준비해 다시 내는 기간이 붙기 때문입니다. 그래서 관청이 운영하는 상품 목록에서 고르는 방식이 안전합니다. 승인된 표현을 쓰면 이 구간에서 시간을 잃지 않습니다.
선행 상표 때문에 거절 이유가 나오는 경우도 있습니다. 이때 멕시코에는 여지가 하나 더 있습니다. 선행 상표를 가진 쪽의 동의서나 공존 계약서를 낼 수 있습니다. 심사관이 이를 받아 등록으로 넘어가는 경우가 있어요. 우리 실무와 다른 지점입니다. 국내에서는 어려운 방식이라 검토 대상에서 빠지기 쉽습니다. 그래서 선행 상표가 나와도 바로 포기하지 않습니다. 상대가 어떤 상품에 쓰고 있는지부터 확인합니다.
겹치지 않는 영역이라면 협의가 열립니다. 상품을 조정하는 방법도 함께 검토합니다. 심사를 통과하면 등록 결정이 나옵니다. 등록 뒤에는 10년 단위로 갱신합니다. 여기까지가 등록입니다. 그런데 멕시코는 이 시점부터가 더 중요합니다.
멕시코는 실제로 쓰고 있는지를 스스로 밝히도록 하는 나라입니다. 등록 뒤에 사용선언서를 냅니다. 시점이 정해져 있습니다. 등록일부터 3년 3개월 안에 내야 합니다. 이 기한은 하루도 봐주지 않습니다. 넘기면 관청이 통지 없이 등록을 소멸시킵니다.
여기서 자주 놓칩니다. 등록증을 받았으니 끝났다고 생각하는 시점이기 때문이에요. 다른 나라와 비교해도 짧은 기한입니다. 등록을 받고 판매를 준비하는 사이에 돌아옵니다.
마드리드로 지정한 경우가 특히 그렇습니다. 국제사무국이 이 일정을 따로 알려 주지 않습니다. 그래서 등록일을 확인하는 즉시 기록해 둡니다. 등록번호와 함께 관리하는 날짜입니다. 갱신할 때도 같은 선언이 따라옵니다. 10년마다 돌아온다는 뜻입니다.
내용에도 주의가 필요합니다. 선언서에 적은 상품만 남고 나머지는 지워집니다. 예를 들어 립스틱, 스킨로션, 마스크팩으로 등록을 받았다고 해 보겠습니다. 그런데 실제로 팔고 있는 것은 립스틱뿐입니다.
이때 립스틱만 적어 선언서를 냅니다. 그러면 스킨로션과 마스크팩은 그 자리에서 사라집니다. 확보하려면 새로 출원해야 하죠. 그사이 다른 곳에서 그 상품에 같은 이름을 낼 수도 있습니다. 그래서 선언 시점 전에 판매 현황을 정리합니다. 팔고 있는 품목과 곧 낼 품목을 나눠 봅니다.
곧 낼 예정이라면 방법을 검토합니다. 상품 표현을 조정하거나 그 부분만 새로 내는 방식입니다. 증거를 함께 내지는 않습니다. 선언만으로 처리된다는 점이 미국과 다릅니다. 다만 사실과 다르게 적으면 뒤가 있습니다. 제3자가 실제로 쓰지 않는다는 것을 밝히면 취소를 청구할 수 있습니다.
그래서 선언은 실제 판매와 맞춰 적습니다. 자료를 내지 않는다고 해서 확인되지 않는 것은 아니라는 뜻이에요. 판매 자료도 따로 모아 둡니다. 다투게 되면 그때 필요한 것은 결국 자료입니다.
멕시코 상표등록출원 진행 시 특이사항을 정리하면 이렇습니다.
이렇게 멕시코 상표등록출원 시 알아두셔야 할 부분을 정리해드렸는데요.
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멕시코는 마드리드와 개별출원 중 어느 쪽이 빠른가요?
개별출원이 빠릅니다. 마드리드로 지정하면 18개월에서 22개월을 보는 경우가 많고, 개별출원은 출원부터 공고까지 5개월 정도로 정리되는 경우가 많습니다.
사용선언서는 언제 내나요?
등록일부터 3년 3개월 안에 냅니다. 기한을 넘기면 관청이 통지 없이 등록을 소멸시키므로 등록번호와 함께 그 날짜를 적어 두시는 것이 좋습니다.
사용선언서에 판매 증거도 붙이나요?
붙이지 않습니다. 선언만으로 처리되지만 사실과 다르게 적으면 제3자가 실제로 쓰지 않는다는 것을 밝혀 취소를 청구할 수 있습니다.
선행 상표가 있으면 반드시 거절되나요?
그렇지 않습니다. 멕시코는 선행 상표를 가진 쪽의 동의서나 공존 계약서를 내면 심사관이 이를 받아 등록으로 넘어가는 경우가 있습니다.